Carácter objetivo de las causales de irregistrabilidad de marcas comerciales
y su operatividad propia


Marcos Morales Andrade


Documento preparado para el Departamento de Propiedad Industrial (1996)

SUMARIO:
1. El carácter objetivo de las causas de irregistrabilidad
2. La operatividad propia y autónoma de las causas de irregistrabilidad
3. Análisis particular de las causas de irregistrabilidad, desde el punto de vista de su objetividad y autonomía
a) Causales contenidas en el art. 20 letras a), b), c), d), i)
b) Causales contenidas en el art. 20 letras h), g)
c) Causal contenida en el art. 20 letra f)
d) Causal contenida en el art. 20 letra e)
e) Causal contenida en el art. 20 letra j)

 

1. El carácter objetivo de las causas de irregistrabilidad

De conformidad al tenor del encabezado del art. 20 de la Ley 19.039 (Nota 1), las causales de irregistrabilidad contenidas en el mismo deben ser aplicadas sobre hechos objetivos (signos distintivos) al momento de decidirse acerca de su aceptación o rechazo. Esto significa que debe prescindirse, en el juicio de valoración, de las posibles finalidades, intencionalidades o conocimientos del solicitante de un registro marcario; igualmente debe evitarse extender las resoluciones definitivas a hechos extramarcarios.

Lo anterior no sólo es un argumento de texto, sino que además corresponde al marco de competencia entregada por la legislación al Departamento de Propiedad Industrial (en adelante, el Departamento). En efecto, sea actuando como órgano público-administrativo registral, sea como tribunal especial, corresponde al Departamento -en último término- resolver sobre la registrabilidad o irregistrabilidad de privilegios industriales (aunque en una fase intermedia eventual corresponda resolver una contienda de intereses). Tal resolución o decisión se toma sobre la base de confrontación de marcas (art. 20 letras f, g, h) o bien sobre la base de analizar un signo solicitado aisladamente considerado (art. 20 letras a, b, c, d, e, eventualmente f, i, j), y ello en atención al tenor del referido artículo 20, que determina la competencia de fondo del Departamento.

Las consideraciones anteriores cobran especial relevancia en relación con las disposiciones contenidas en la letra e) y letra j) del citado precepto. En efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia del Departamento en el sentido de invocar dichas causales conjuntamente con aquéllas referidas a similitud de signos distintivos (letras f, h, g). Así, p. ej., estimado que existe semejanza entre dos signos, se señalaba que "la marca pedida carece de novedad para el solicitante..." y además "que la actitud del demandado resulta atentatoria contra los principios de la ética mercantil, etc..."

Tales consideraciones -y decisiones-, a mi juicio, han sido erradas, puesto que en los procesos contenciosos marcarios no se prueban o acreditan finalidades o intencionalidades de alguna de las partes (en el mejor de los casos podría el sentenciador solamente presumirlo), de manera que parece aventurado atribuir tales actitudes dolosas o maliciosas por el solo hecho de que exista semejanza o incluso igualdad entre dos signos distintivos.

Las distintas competencias entregadas por el legislador a los órganos jurisdiccionales son excluyentes y no superpuestas. Por ello es que emitir abiertos juicios de reproche en contra de un litigante (actos de competencia desleal, apropiación de una marca creada por otro, actos atentatorios contra la ética mercantil, etc.), carecen de razón de ser en la instancia marcaria y jurídicamente corresponden a otros órganos (tribunales ordinarios de justicia -del crimen o civiles- o Comisión Antimonopolios) quienes sí podrán dirigir una investigación destinada a probar fehacientemente actos dolosos (sean delitos civiles y/o penales) e imponer consecuentemente las sanciones que correspondan. Como se ha dicho, en este mapa de distribución de las competencias, al Departamento sólo le corresponde resolver sobre la registrabilidad o irregistrabilidad de privilegios industriales.

Las consideraciones anteriores son más evidentes en la fase puramente administrativa de concesión de privilegios industriales, dado que se estaría emitiendo juicios de reproche sin dar al afectado (solicitante) siquiera la posibilidad de defenderse (!).

La interpretación de las causas de irregistrabilidad aquí criticada tiene origen, en gran medida, en una aplicación de dichas causas que tampoco es correcta y que consiste en fundar rechazos de solicitudes de marca -o incluso en fallos en que se acoge una demanda de nulidad- en dos o más causales a la vez, como si ninguna de ellas fuere suficiente por sí sola (Nota 2). A continuación se aborda esta nueva temática, dado que ambas requieren un tratamiento conjunto.

 

2. LA OPERATIVIDAD PROPIA Y AUTÓNOMA DE LAS CAUSAS DE IRREGISTRABILIDAD


Establecida -con carácter restrictivo- la competencia del Departamento y, por tanto, el alcance objetivo de las causales de irregistrabilidad, cabe precisar que, conforme a reglas básicas de hermenéutica legal, toda disposición vigente debe tener un sentido y operatividad. Pero resulta que conforme a los criterios antes imperantes se recurría a tres o cuatro causales de irregistrabilidad para fundar un simple juicio de semejanza marcaria. Estimo que ello no corresponde a una sana interpretación, debiendo buscarse un significado propio a cada causa de irregistrabilidad.

Conforme a lo expuesto, se analizan a continuación, desde el punto de vista tratado en este apartado y el anterior, las causales de irregistrabilidad contenidas en el art. 20 de la Ley 19.039.

 

3. análisis particular de las causas de irregistrabilidad
desde el punto de vista de su objetividad y autonomía


a) Causales contenidas en el art. 20 letras a), b), c), d), i)

No presentan mayores inconvenientes de interpretación, desde el ángulo de análisis aquí presentado, y obviamente regulan situaciones objetivas que se traducen en el análisis de un signo, aisladamente considerado (Nota 3). Tampoco presentan problemas en cuanto a su aplicación ligada a otras causales.


b)  Causales contenidas en el art. 20 letras h), g)

Tampoco presenta inconvenientes en cuanto a su carácter objetivo, pues consiste en un análisis cuyo sustrato (dos signos distintivos) es algo objetivo (se trata del requisito de la especialidad de la marca).
Con todo, cabe precisar que estas causales han perdido cierta operatividad propia, dado que invariablemente se las cita ligadas a la causal del art. 20 letra f). Una correcta aplicación de los preceptos apuntaría a citarlos en forma independiente (salvo contadas excepciones), con lo cual se les asignaría funcionalidad autónoma y suficiente. Lo anterior no significa negar que el rechazo de un signo igual o semejante a otro en una misma clase tenga por objeto evitar la inducción a error en los consumidores (¡precisamente aquél es el gran fundamento!), dado que el impedir tal resultado en el mercado es la razón de ser del precepto art. 20 letra h) (finalidad de la norma implícita en ella).


c) Causal contenida en el art. 20 letra f)

Dada la redacción amplia de la misma, se trata de una causal residual. No obstante ello, el juicio de valor igualmente recae sobre una base objetiva, como se desprende de los siguientes casos, que son aquellos a los cuales se aplica la norma en análisis:

  • Marca igual o semejante a otra, para rubros relacionados con diferente clasificación (inducción a error respecto de la procedencia);
  • Marca igual o semejante a otra previamente creada por otro (usada relevantemente) (inducción a error respecto de la procedencia);
  • Marcas que poseen un significado preciso en nuestro idioma, pero que se aplica a un rubro vinculado o cercano de aquél que se desea identificar con la marca pedida (Nota 4) (inducción a error respecto del género o cualidad);
  • Marcas que poseen un significado preciso en nuestro idioma, pero que se aplican sólo a un rubro específico dentro del campo operativo del signo (ej. "Manzanas E.T.G.R.", para toda la clase 31, caso en el cual se debe otorgar protección sólo para el rubro manzanas de la clase 31 y negar protección para el resto (inducción a error respecto del género o cualidad).


d) Causal contenida en el art. 20 letra e)

Esta causal es la consagración del requisito de la novedad o carácter distintivo de la marca (en sentido amplio). Dicho requisito es definido por la doctrina como la fuerza que tiene un signo para identificar un producto o un servicio y que no tiene tal carácter aquel signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir, que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características. Así concebido el requisito de la novedad resulta una suerte de confusión de conceptos el considerar que una marca -por ser semejante o igual a otra- carece del requisito de la novedad, o como se solía señalar en los considerandos de sentencias "que la marca carece de novedad para el demandado". En efecto, una marca carente de novedad lo es de suyo, al margen de la opinión, intencionalidades o -incluso- conocimiento del demandado.

La objetividad aquí defendida dice relación con la esencia o características de un signo distintivo (vinculación objeto -una marca- y su esencia o cualidad); de allí la expresión carácter objetivo de las causales de irregistrabilidad. Lo anterior no obsta, por cierto, a admitir que el juicio emanado del sentenciador es siempre subjetivo (emitido por un sujeto), lo cual es propio de toda resolución emanada de un órgano jurisdiccional que determina si esto es aquello o lo otro (el juez que concluye que la pared construida afecta el inmueble del actor -querella posesoria-, está emitiendo un juicio (subjetivo), pero que recae en algo objetivo -la pared demasiado alta- que lo es de suyo, margen de lo que piensen o los conocimientos o intencionalidades que tengan el actor o el demandado).

En lo concerniente al alcance y significado de cada causa contenida bajo el amplio crisol del art. 20 letra e) ha sido objeto de análisis en otro lugar (Nota 5).


e)  Causal contenida en el art. 20 letra j)

Al igual que la causal anterior, se trata de un asunto de aplicación, hasta el momento -a mi juicio- errática. De conformidad al tenor del art. 20 de la Ley 19.039, estamos ante una causal también objetiva, esto es, se analiza el objeto (la marca misma) y no intencionalidades o hechos extramarcarios. En consecuencia, no parece correcto fundar un fallo de semejanza o igualdad de signos con base -además de las letras f, h del art. 20- en la letra j) de dicho precepto.

Los argumentos en apoyo de esta postura son los siguientes:

aa) Redacción de la norma: Se señala en el citado art. 20 letra j) que "No pueden registrarse como marcas (...) las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres..." Se trata pues, como se desprende de su sola lectura, de un juicio que recae sobre la marca misma y no sobre subjetividades (finalidad o intencionalidad del demandado) o hechos ajenos a la marca misma.

 

bb) Competencia del Departamento: Como se ha dicho más arriba, las distintas competencias entregadas por el legislador a los órganos jurisdiccionales son excluyentes y no superpuestas. Por ello es que emitir abiertos juicios de reproche en contra de un litigante (actos de competencia desleal, apropiación de una marca creada por otro, actos atentatorios contra la ética mercantil, etc.), carecen de razón de ser en la mera instancia marcaria y jurídicamente corresponden a otros órganos (tribunales ordinarios de justicia -del crimen o civiles- o Comisión Antimonopolios) quienes sí podrán dirigir una investigación destinada a probar fehacientemente actos dolosos (sean delitos civiles y/o penales) e imponer consecuentemente las sanciones que correspondan. Como se ha dicho, en este mapa de distribución de las competencias, al Departamento sólo le corresponde resolver sobre la registrabilidad o irregistrabilidad de privilegios industriales. Las consideraciones anteriores son más evidentes en la fase puramente administrativa de concesión de privilegios industriales, dado que se estaría emitiendo juicios de reproche sin dar al afectado siquiera la posibilidad de defenderse.

 

cc) Suficiencia de otras causales de irregistrabilidad: Se acostumbra justificar la aplicación (o invocación) de la causal en comento a los supuestos de igualdad evidente de signos (imitación) para rubros iguales. Ante tal evento, se señala que el solicitante de la marca comercial está cometiendo "actos de competencia desleal". Sin detenerse aquí en una crítica que estimo de apresuramiento en tal postura (Nota 6), es necesario subrayar que efectivamente una de las finalidades del derecho de la propiedad industrial es precisamente evitar o reprimir la competencia desleal. Dicha finalidad puede cumplirse a través de diferentes herramientas jurídicas (atribuciones aduaneras, sanciones aplicables a través de la Comisión Antimonopolios o del Servicio Nacional del Consumidor, sanciones civiles o penales aplicadas por los tribunales de justicia, rechazo o cancelación de registros marcarios), siendo la intervención del Departamento sólo una de ellas, pero siempre dentro de su competencia registral.

 

Supuesto que efectivamente existiere competencia desleal traducida en una imitación de marca solicitada o registrada, en tal evento igualmente se impedirán las pretensiones del solicitante o titular registral, a través de la aplicación de la causal de irregistrabilidad que corresponda en la especie, a través de la aplicación de las causales contenidas en las letras f), h) o g) del art. 20 (prevención -rechazo de solicitud- o represión -cancelación de registro- de una eventual competencia desleal). Es esa la vía a través de la cual el Departamento participa en el sistema de la prevención y represión de la competencia desleal, cuando se trata de supuestos de semejanza o igualdad de signos (Nota 7) (vía indirecta). Sin embargo, existe otra vía, si se quiere directa, en que el Departamento sí puede actuar mediante un juicio declarativo de competencia desleal recaído sobre la marca misma, vale decir, sin que se pierda el carácter objetivo de la causal de irregistrabilidad, como se explica más abajo (Nota 8).

 

dd) Naturaleza jurídica de bien comerciable que ostenta la marca comercial: Como se ha dicho más arriba, se acostumbra justificar la aplicación (o invocación) de la causal en comento a los supuestos de igualdad evidente de signos (imitación) para rubros iguales, ello sobre la base obvia de que el solicitante (oposición) o titular del signo (nulidad) es distinto del creador o titular previo del signo en conflicto. Vale decir, se establece una suerte de nexo indisoluble entre la marca (una cosa) y su propietario (o solicitante, según el caso) y, sobre tal supuesto -evidentemente frágil en el tráfico jurídico- se califican hechos (actos de competencia desleal) y no la marca en sí.

Supongamos el caso de la marca SOL, para vestuario, creada previamente a la solicitud de registro de la misma por parte de un tercero; el creador posteriormente demanda la nulidad de dicho signo y se hace lugar a la misma con fundamento en el artículo 20 letras f-j. Luego, el creador solicita formalmente la inscripción de dicho signo. ¿Acaso está solicitando una marca contraria a las buenas costumbres? Siempre dentro del mismo ejemplo, supongamos que el titular no creador había cedido el registro en cuestión antes de la notificación de la demanda ¿Acaso el tercer adquirente está comprando una marca contraria a las buenas costumbres? ¿o es que acaso ahora la marca en cuestión ha perdido tal carácter? ¿significa, entonces, que la aplicación de la causal analizada está supeditada a la actual titularidad de la misma? Precisamente porque se trata de cosas per se comerciables es que las decisiones deben tomarse sobre una base objetiva (inmutable); por lo mismo es que la causal que nos ocupa debe aplicarse a la marca y no a situaciones de hecho extramarcarias, esencialmente variables.

 

Determinado el carácter objetivo de la causal, corresponde determinar el sentido de la misma, esto es, su operatividad propia. A mi juicio, deben distinguirse bajo la norma en comento tres causales distintas:

  • Marcas contrarias a la moral: Se trata de supuestos poco frecuentes, tales como expresiones grotescas u obscenas, vinculadas o no a un rubro específico (Nota 9).
  • Marcas contrarias al orden público: Igualmente se trata de supuestos poco frecuentes, tales como expresiones o figuras de carácter subversivo (un llamado a la insurrección, una figura de estadista desfigurada, etc.) o delictual (una expresión sugerente de las "virtudes" del soborno).
  • Marcas contrarias a las buenas costumbres: Se trata de un concepto amplio y algo vago, presente en otras disposiciones de nuestro derecho y cuyo alcance es relativo y necesariamente vinculado a cada sociedad y tiempo. Estarían comprendidos aquí los supuestos de expresiones o signos atentatorios contra los sentimientos religiosos (una figura de deidad desfigurada; una frase reivindicando amor al demonio) o bien contra valores éticos básicos (una frase de apología al mal).

Sin embargo, la norma entrega también pautas que especifican aún más el concepto de buenas costumbres en análisis, señalando que dentro del mismo se comprenden (o sea, no se agota allí) "los principios de competencia leal y ética mercantil". No es fácil diferenciar estos últimos conceptos, pero para los efectos de análisis podemos asignarles un tratamiento unívoco. Con arreglo a lo expuesto, la causal es igualmente aplicable a supuestos tales como una frase vejatoria de productos de la competencia (ejemplo, "Las otras bebidas Cola producen adicción") o bien a supuestos de marcas injuriosas o difamatorias en perjuicio de empresas o personas de la competencia (v. gr. "Chirimollo XX" o "Capuchino XX") (Nota 10). A mi juicio, incluso podrían quedar comprendidos bajo esta denominación los supuestos de publicidad engañosa, por afectación a la ética mercantil (discutible).

Como puede observarse, en las tres hipótesis anteriores se trata de juicios emitidos en relación a una marca (carácter objetivo) y no sobre intencionalidades o hechos extramarcarios, de manera que se estará ante marcas irregistrables per se, al margen de quién sea el solicitante o adquirente.

 

[Fin del documento]


© 1996, Marcos Morales Andrade
 

Notas:

1: Art. 20 Ley 19.039: "No pueden registrarse como marcas (...)"

2: En gran medida, la aplicación conjunta de las causas de irregistrabilidad aquí criticada ha sido fruto de la práctica forense marcaria, conforme a la cual -y a fin de fundar en derecho con una sobrecargada cita de disposiciones legales- las demandas de oposición y nulidad contienen normalmente la invocación de una serie de causas de irregistrabilidad que afectarían todas a una misma marca. Así, por ejemplo, al alegar genericidad de una marca, se invoca el art. 20 letras e-f-j; al alegar semejanzas entre marcas, se invoca el art. 20 letras e-h-f-j; al alegar creación previa de una marca, se invoca el art. 20 letras e-f-g-j.

Tal práctica de los abogados litigantes es comprensible, dado que a ellos compete entregar al tribunal los hechos e invocar a su favor todo el derecho que pueda asistirles, sea o no aplicable a la especie. Pero es al juez a quien corresponde determinar el verdadero derecho aplicable, conforme a los hechos de la causa.

Es pertinente recordar que también la práctica forense -vía escritos judiciales- llevó en otra época al Departamento a incurrir en errores de interpretación y aplicación de la ley, al no asignar significación precisa y propia a las distintas causas de irregistrabilidad contenidas bajo la letra e) del art. 20. En efecto, era frecuente señalar en considerandos de fallos que una determinada marca solicitada debía ser rechazada por ser genérica, descriptiva, indicativa, carente de novedad y de uso común para los rubros solicitados..." (?)

3: Únicamente hace excepción la disposición contenida en la letra c) de dicho precepto, en situaciones en las cuales corresponda confrontar un nombre con otros signos previamente solicitados o registrados (aplicación de las causales contenidas en las letras f, h, g), casos en los cuales es aplicable a esta causal lo expuesto más abajo acerca de aquéllas (Infra, 2 y 3). 

4: Si, por el contrario, se trata de una expresión, con significado preciso, pero que se aplica a un rubro alejado de aquel que se desea identificar, se estará ante un signo arbitrario (registrable). Cfr. Marcos Morales Andrade, Tipos de Marcas Comerciales, documento interno DPI.

5: Cfr. nota anterior. 

6: Ello porque cuando se emite un juicio de rechazo a una solicitud de marca comercial, fundado en esta causal, se estaría simplemente impidiendo un intento de uso de dicha marca. No existiría, pues, un acto de competencia desleal, sino una aparente tentativa de tal, que el sentenciador apenas podría presumir. Cualquier apreciación sobre un eventual uso de la marca, escapa a la competencia del Departamento.

Por otro lado, bien podría tratarse de un supuesto de autorización por parte del posible afectado (caso en que una marca mixta solicitada incluya, además de otros elementos denominativos, una marca previamente registrada). ¿Acaso podría emitirse un juicio de reproche sin contar con antecedentes suficientes para ello?  

7: Debe tenerse presente que los actores de los procesos de propiedad industrial invocan la causal objeto de análisis sólo a mayor abundamiento. Únicamente se litiga acerca de semejanzas o igualdad de marcas, atribuyendo a ese hecho el carácter de competencia desleal. Y dado que las contiendas se centran (hechos substanciales) en tales igualdades o semejanzas, sobre ello es que debe pronunciarse el Departamento. ¿Con qué base o sobre qué hechos podría emitirse un juicio de reproche adicional declarativo de competencia desleal? 

8: Infra, c). 

9: Me inclino a interpretar la norma como referida únicamente a lo que podríamos denominar moral sexual. En efecto, y admitiendo que la interpretación reduce el concepto de moral, estimo que tal es el alcance que imprime a la norma mayor certeza y seguridad, siendo estos últimos valores primarios a los que responde el derecho. Por otro lado, otros campos también comprendidos dentro del concepto de moral están protegidos a través del concepto de buenas costumbres (sentimientos religiosos, valores éticos básicos), también incluido en la norma. De esta manera se asigna significación y operatividad propia a cada expresión. 

10: Estos últimos ejemplos corresponden a casos reales planteados ante el Departamento (XX reemplaza al apellido de un competidor del solicitante de las marcas). El afectado oponente fundó su demanda en una competencia desleal o falta a la ética mercantil, puesto que a través de los signos solicitados se estaba aludiendo a un hecho de su pasado consistente en un giro de cheque sin fondos. Con todo, ambas oposiciones fueron rechazadas por no haberse acreditado los hechos fundantes de la demanda, los cuales -conforme al tenor de los respectivos autos de prueba- fueron considerados substanciales y pertinentes controvertidos en procesos que precisamente se litigaba (correctamente) sobre expresiones contrarias a la competencia leal o a la ética mercantil.