El Departamento de Propiedad Industrial.
Su rol como tribunal especial de primera instancia


Marcos Morales Andrade
Abogado Jefe Subdepartamento Jurídico
Departamento de Propiedad Industrial - Chile


Documento presentado en el 
Seminario de la OMPI para el Poder Judicial de Chile en materia de Propiedad Industrial

(Santiago, junio de 1996)


SUMARIO:

Introducción

1. NATURALEZA JURÍDICA Y COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
a) Naturaleza jurídica y competencia
b) Características en cuanto tribunal y características de la competencia jurisdiccional

2.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGISTRAL DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES (PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO)
a) Inicio del procedimiento
b) Examen preventivo
c) Publicación
d) Resolución definitiva
e) Inscripción del privilegio

3.

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
a) Normativa aplicable a los procedimientos litigiosos de propiedad industrial
b) Procedimiento por demanda de oposición
c) Procedimiento por demanda de nulidad
c.1.) Referencia a las causales de nulidad de los registros de privilegios industriales
c.2.) Procedimiento de nulidad
d) Procedimiento por otro tipo de acciones jurisdiccionales de competencia del DPI
e) Los recursos procesales
e.1.) Recursos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial
e.2.) Recursos contemplados en la legislación jurídico-procesal común
e.3.) Los recursos contemplados en la normativa jurídico-administrativa

4.

VINCULACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA
a) Acciones jurisdiccionales
b) Embargos y otras medidas precautorias sobre privilegios industriales registrados
c) Informes emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a requerimiento de la justicia ordinaria


 

INTRODUCCION  

La administración directa de la propiedad industrial en Chile está entregada fundamentalmente a dos órganos: el Departamento de Propiedad Industrial (en adelante DPI) y el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (en adelante HTAPI). La vinculación entre dichos órganos no es de dependencia subordinada, sino estrictamente de jerarquía jurídico-procesal, relación que se hace efectiva a través del ejercicio del recurso jurisdiccional de apelación.[1]

El presente trabajo se centrará únicamente en el primero de dichos órganos, el Departamento de Propiedad Industrial, y específicamente en una de las materias asignadas por el legislador a dicho órgano —las funciones de tribunal especial—, sin perjuicio de detenernos brevemente en una referencia a sus funciones estrictamente administrativas.

 

1. NATURALEZA JURÍDICA Y COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 

a) Naturaleza jurídica y competencia

El Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, es el servicio público al cual le compete, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 3 inciso 1º y 17 inciso 1º de la Ley 19.039 (en adelante, Ley de Propiedad Industrial),[2] la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos, la substanciación de cualquier reclamación relativa a los derechos de propiedad industrial y demás servicios relativos a esta materia.

El DPI está estructurado en tres subdepartamentos, que corresponden a igual número de funciones:

a) Registro de marcas comerciales, a cargo del Conservador de Marcas;

b) Registro de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, a cargo del Conservador de Patentes; y

c) Substanciación y proposición de fallo en procesos contenciosos de propiedad industrial, a cargo del Secretario Abogado.

Las atribuciones del DPI pueden dividirse en dos grandes esferas: atribuciones estrictamente administrativas y atribuciones de orden jurisdiccional; ambas se traducen, naturalmente, en sendos marcos de competencia.

El DPI actúa como órgano meramente administrativo en lo relativo a la tramitación de solicitudes de privilegios industriales (patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales y frases de propaganda), funciones en donde no sólo interviene como órgano registral de tales privilegios, sino también como ente tutelar de privilegios previamente inscritos o registrados. Concretamente, y siempre como órgano administrativo puro y simple, el DPI tiene la siguiente competencia: conocer y resolver las solicitudes de marcas comerciales (art. 3 Ley de Propiedad Industrial); llevar los registros de marcas comerciales (art. 21 Ley de Propiedad Industrial y 93 ss Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial); otorgar títulos y certificados (art. 3 Ley de Propiedad Industrial y 94 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial); informar a los tribunales del crimen acerca de las materias que éstos soliciten, antes de dictar sentencia (por mandato expreso del art. 16 inc. 2º Ley de Propiedad Industrial).

La competencia de carácter jurisdiccional arranca de las atribuciones del DPI para conocer y resolver los litigios relativos a la propiedad industrial. En este sentido, se trata de un tribunal especial,[3] - [4] aunque la Ley de Propiedad Industrial no le reconoce de manera expresa esta última calidad o naturaleza, pero la conclusión es evidente a virtud de una interpretación sistemática de la ley 19.039, especialmente en lo concerniente a las atribuciones jurisdiccionales en procedimientos de oposición o nulidad de privilegios industriales.[5] Por otro lado, tribunal es todo órgano encargado de administrar justicia, el cual puede o no pertenecer al poder judicial. En tanto tribunal especial, obviamente, no integra este último poder, pero puede considerarse contemplado en el art. 5 inciso 4º del Código Orgánico de Tribunales.[6] Como tribunal, el DPI tiene la siguiente competencia: conocer y fallar los juicios de oposición a una solicitud de inscripción de privilegio industrial, los juicios de nulidad de registros, los juicios de nulidad de transferencias, y, en general, cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de un registro de privilegio industrial o de derechos de propiedad industrial en general (art. 17 inciso 1º Ley de Propiedad Industrial).

 

b)  Características en cuanto tribunal y características de la competencia jurisdiccional

Determinado, pues, su carácter de tribunal, el DPI —en cuanto órgano jurisdiccional— es un tribunal unipersonal, desde que está constituido por un solo juez, que es el Jefe del Departamento. Además, de acuerdo a la extensión de su competencia, como ya se ha adelantado, es un tribunal especial y también reviste el carácter de tribunal permanente, pues funciona de manera continua y regular. Finalmente, es un tribunal de derecho, dado que los asuntos sometidos a su conocimiento se tramitan y fallan conforme a la ley. Lo anterior no significa que el Jefe del DPI deba necesariamente ser abogado (la ley no lo exige), pero, en cuanto funcionario administrativo, responde por sus actos en el ejercicio de sus atribuciones, tanto en aspectos de responsabilidad disciplinaria (reglas del Estatuto Administrativo), como también, a mi juicio, responsabilidad penal (art. 76 de la Constitución Política de la República, 324 de Código Orgánico de Tribunales) y civil (arts. 325 y 326 de citado Código Orgánico, estos últimos que son aplicación de las reglas generales).

En lo concerniente a la competencia contenciosa del DPI, se trata de una competencia absoluta, puesto que está establecida por razones de interés público, por la cual no puede renunciarse. El único factor de competencia considerado es la materia (naturaleza del negocio sometido a conocimiento del tribunal), mientras que el territorio del DPI es toda la República, razón por la cual no son procedentes las competencias delegadas (exhortos) ni prorrogadas. Además, se trata de una competencia especial (sólo conoce asuntos determinados, según su naturaleza), de primera instancia (conoce los asuntos tanto en los hechos como en el derecho, en tanto que la segunda instancia es de competencia del HTAPI) y privativa, vale decir, que sólo corresponde al DPI, con exclusión de los demás tribunales.

 

2.  EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGISTRAL DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES
(PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO)


A continuación, se señala un resumen del procedimiento administrativo registral de un privilegio industrial. Cabe aquí prevenir que la normativa preferente aplicable se encuentra contenida en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. Igualmente son aplicables las fuentes formales del derecho administrativo, especialmente lo concerniente a la teoría del acto administrativo (procedimental y terminal).

 

a) Inicio del procedimiento

El interesado presenta la solicitud de inscripción del privilegio en formularios especiales, con los datos y demás antecedentes especiales requeridos por la normativa del ramo. Además, en el caso de las marcas comerciales, debe acreditar haber enterado en arcas fiscales un tributo que varía según el tipo y número de privilegios solicitados.[7] Desde ese momento, se asigna número y fecha a la solicitud, lo cual se traduce en una prioridad o mejor derecho, frente a solicitantes posteriores de privilegios iguales o semejantes.

 

b)  Examen preventivo

Esta etapa es propia de las solicitudes de marcas comerciales y tiene por objeto la realización de un examen de la solicitud, por el Conservador de Marcas, tanto en los aspectos puramente formales, como también una suerte de examen de registrabilidad provisorio.

Lo anterior significa que el privilegio solicitado puede ser aceptado a tramitación (cuando la solicitud, formalmente correcta, no incurre evidentemente en ninguna causal de irregistrabilidad) o bien rechazado a tramitación (cuando no se cumpla con algún requisito formal —habiendo sido apercibido para ello— o cuando se evidencie alguna causa de irregistrabilidad que afecte al privilegio solicitado).[8]

Si la solicitud es rechazada a tramitación, el solicitante puede ejercer los recursos legales (recurso de reclamación ante el Jefe del DPI y recurso de apelación para ante del HTAPI)[9]. En cada caso, el órgano superior podrá, a su vez, confirmar o revocar la resolución recurrida (lo cual se traducirá en una aceptación o rechazo a tramitación, según cual sea el caso). Cabe destacar que la interposición de recursos de apelación requiere del patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, amén de la carga de designar un mandatario judicial.

Para el evento de que la solicitud sea aceptada a tramitación (por resolución firme), entonces se sucede la siguiente etapa procedimental: la publicación de la solicitud.

 

c)  Publicación

Dentro de determinado plazo contado desde la fecha en que la solicitud es aceptada a tramitación, debe publicarse un extracto de la misma en el Diario Oficial, a costa del peticionario. El no cumplimiento de este trámite en tiempo y forma, conduce a que la solicitud se tenga por no presentada.

La formalidad en comento consiste en una medida de publicidad cuya finalidad es poner en conocimiento de terceros interesados la existencia de la solicitud de privilegio industrial ya aceptada a tramitación, quienes podrán ejercer sus derechos como legítimos contradictores, a través de la presentación de una oposición a la inscripción del privilegio (evento que torna contencioso el trámite, teniéndose al oponente como demandante y al solicitante como demandado).[10]

Otro efecto relevante de la publicación del extracto radica en que desde esa fecha el expediente relativo a la solicitud del privilegio pasa a ser público.

 

d) Resolución definitiva

En el evento que la solicitud no sea objeto de oposición, corresponde entonces al Jefe del DPI dictar la resolución definitiva de aceptación o rechazo al registro. La aceptación será imperativa cuando no afecte a la solicitud ninguna causa de irregistrabilidad[11]; por el contrario, si la solicitud incurre en alguna de dichas causales, obviamente ésta será rechazada.

En contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI procede el recurso de apelación, para ante el HTAPI[12], tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la resolución recurrida. Contra el fallo del TAPI se puede deducir recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.

 

e)  Inscripción del privilegio

Aceptado el registro del privilegio, por resolución de término, el interesado debe acreditar el pago de un tributo especial,[13] dentro de un determinado plazo, requisito cuyo incumplimiento provoca que se tenga por abandonada la solicitud.

El titular de un privilegio industrial registrado tiene sobre el mismo un derecho de propiedad, que recae sobre un bien incorporal, mueble y comerciable.

Cabe aquí señalar que el registro de marcas comerciales tiene una vigencia de 10 años, renovables de manera ininterrumpida, a solicitud expresa del titular[14]. Las patentes de invenci—n se conceden por un per’odo de 15 a–os y los modelos de utilidad y diseños industriales por un plazo de 10 años, pero en todos estos casos, a diferencia de las marcas comerciales, no procede renovación (se trata de verdaderos monopolios entregados a personas determinadas por un cierto plazo).

Los privilegios industriales otorgados (inscritos) se incorporan a registros especiales para cada tipo de privilegio, numerados correlativamente. En tales registros, además, se anota —a petición de parte interesada o por mandato de un  órgano que ejerza jurisdicción— todo tipo de gravámenes y sus correspondientes alzamientos, los cambios de nombre del titular del registro y los contratos relativos al privilegio (contratos de licencia, de franchising, cesiones del privilegio,[15] etc.).

 

3. PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS  

 

a) Normativa aplicable a los procedimientos litigiosos de propiedad industrial

En primer término, los procedimientos contenciosos de competencia del DPI se rigen por la normativa especial contemplada en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. En subsidio de lo anterior, se aplica el derecho común procesal, contenido en las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento y las normas del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía (contenidas en los Libros I y II, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil).

En materia de derecho procesal supletorio, la práctica ha hecho aplicables ampliamente las reglas relativas a comparecencia en juicio (especialmente en lo concerniente a agencia oficiosa),[16] formación del expediente, notificaciones (únicamente en cuanto a la forma de las notificaciones personales —propiamente tal, subsidiaria y por avisos— y por el estado diario)[17], forma en que se decretan las actuaciones judiciales, plazos (legales y judiciales)[18], resoluciones (especialmente en lo tocante a medidas para mejor resolver, momento en que una resolución se encuentra firme, la cosa juzgada y los recursos de reposición y de aclaración, rectificación o enmienda), incidentes (en especial, sobre nulidades procesales), acumulación de autos,[19] desistimiento de la demanda y abandono del procedimiento.[20] - [21]

En lo concerniente a reglas del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, se aplican ampliamente las relativas a excepciones dilatorias, menciones del auto de prueba, medios de prueba (tanto en su procedencia —se admiten todo tipo de medios probatorios contenidos en el Código de Procedimiento Civil, además de las pruebas propias en este tipo de materias,[22] con excepción de la prueba testimonial[23]—, formalidades para producir las pruebas y momento en que éstas deben ser solicitadas o producidas) y procedimientos posteriores a la citación a oír sentencia.[24]

Todas estas remisiones al derecho procesal común no están impuestas de manera expresa por la normativa del ramo, sino que son producto de la práctica y la jurisprudencia de propiedad industrial.[25]

Por último, conviene señalar que la normativa especial del ramo no señala expresamente si los procesos deben ser activados por las partes litigantes o bien oficiosamente por el tribunal. Durante otro tiempo se recurrió a una mixtura entre los sistemas dispositivo e inquisitivo, práctica que fue abandonada hace ya más de un año, al interpretarse que corresponde aplicar a la materia los principios generales del proceso, y que por ende es a las partes a quienes corresponde instar por la prosecución del juicio.

 

b) Procedimiento por demanda de oposición

Este procedimiento tiene lugar cuando cualquier persona interesada[26] (regularmente se trata de titulares de marcas previamente registradas, que son iguales o semejantes a la marca objeto de solicitud de inscripción, o bien de industriales que estiman que la solicitud presentada es igual o carece de nivel inventivo, con relación a productos o procedimientos que ellos ya utilizan) formula oposición a la solicitud. Los oponentes deben designar un abogado patrocinante y constituir mandato judicial. El plazo para deducir oposición es menor tratándose de marcas comerciales, y mayor, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, término que se cuenta desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial.

La resolución que recae en la demanda de oposición (traslado) es notificada al solicitante mediante carta certificada. Este último, como se ha dicho, se considera demandado y queda sometido a la carga procesal de contestar dicha oposición (para lo cual también deberá designar un abogado patrocinante y constituir mandato judicial).

En el caso de oposiciones a solicitudes de patentes (de invención, modelos de utilidad o diseños industriales), una vez vencido el término para deducir oposiciones, se ordena oficiosamente la práctica de un informe pericial, designándose un perito al efecto por el Jefe del DPI. Evacuado dicho dictamen, las partes tienen un plazo (120 días) para presentar observaciones al informe, término prorrogable (por otros 120 días) a solicitud del interesado.

El perito tiene un plazo de 120 días para emitir el dictamen, contados desde la aceptación del cargo, término prorrogable por otros 120 días, en los casos que, a juicio del Jefe del DPI, así lo requieran.

A continuación, sigue el periodo de prueba, que se inicia con el correspondiente “auto” de prueba y termina con la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

La sentencia definitiva, que por mandato del legislador debe adecuarse en lo posible al art. 170 del Código de Procedimiento Civil, reviste un doble carácter o, por así decirlo, contiene dos decisiones: (a) por un lado, resuelve la contienda de intereses entre oponente y solicitante; y (b) además de lo anterior, se pronuncia acerca de la aceptación o rechazo definitivo del privilegio solicitado.[27] En la práctica, las sentencias definitivas son preparadas por abogados del SubDepartamento Jurídico, suscritas por el Secretario Abogado —mediante la formalidad de un informe-propuesta de fallo— y ratificadas por el Jefe del DPI.

En contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI procede el recurso de apelación, para ante el HTAPI[28], tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la resolución recurrida. En contra del fallo del HTAPI se puede deducir recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.

 

c) Procedimiento por demanda de nulidad


c.1. Referencia a las causales de nulidad de los registros de privilegios industriales

De conformidad a la Ley de Propiedad Industrial, procede la declaración de nulidad de un registro de privilegio industrial, según determinadas causales que varían según el tipo de privilegio de que se trate.

Para el caso de las marcas comerciales, procede la declaración de nulidad cuando el signo distintivo infringe alguna de causales de irregistrabilidad de marcas (arts. 20 y 26 Ley de Propiedad Industrial); se trata, pues, de afectación a requisitos negativos. En el caso de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, procede la nulidad cuando el objeto de la inscripción no reúne los requisitos de patentabilidad (requisitos positivos) o bien cuando se incurre en una causal de irregistrabilidad de tales privilegios (requisitos negativos).[29] - [30]


c.2. Procedimiento de nulidad

A diferencia de la demanda de oposición (cuyo término de prescripción es muy breve), el plazo para formar una relación jurídico-procesal con pretensión de nulidad de un privilegio registrado (prescripción de la acción) es bastante más extenso. Para el caso de las marcas comerciales, dicho término es de 5 años, contados desde la fecha del registro;[31] en el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, el plazo es de 10 años.[32]

En general, el procedimiento de nulidad es, en lo demás, similar al juicio de oposición (periodo de discusión, de prueba y de sentencia), con la salvedad que la demanda de nulidad y su proveído son notificados conforme a lo dispuesto en los arts. 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (notificación personal propiamente tal, subsidiaria o por avisos). Otra diferencia, para el caso de nulidad de patentes (de invención, modelos o diseños), es que la designación de perito no recae en el Jefe del DPI, sino que se recurre a las reglas del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, con la correspondiente citación a una audiencia destinada al nombramiento de perito.

La sentencia definitiva, que debe adecuarse en lo posible al art. 170 del Código de Procedimiento Civil y resolver la contienda de intereses sometida a conocimiento del DPI, puede acoger la demanda total o parcialmente (caso en el cual se ordenará la cancelación total o parcial del registro impugnado, según corresponda) o bien rechazarla (manteniéndose a firme, en ese caso, el registro objeto de la controversia). En la práctica, las sentencias definitivas también son preparadas por abogados del SubDepartamento Jurídico, suscritas por el Secretario Abogado —mediante la formalidad de un informe-propuesta de fallo— y ratificadas por el Jefe del DPI.

En contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI procede el recurso de apelación, para ante el HTAPI[33], tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la resolución recurrida. En contra del fallo del HTAPI se puede deducir recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.

 

d) Procedimiento por otro tipo de acciones jurisdiccionales de competencia del DPI

Conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Propiedad Industrial, como ya se ha señalado,[34] corresponde al DPI conocer y fallar, además de los mencionados juicios de oposición y de nulidad de privilegios, también los litigios de nulidad de transferencias y cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de un registro de privilegio industrial[35] o a los derechos de propiedad industrial en general.

Sin detenerse a analizar el sentido y alcance que debe asignarse a la expresión “nulidad de transferencias” y la verdadera competencia del DPI al respecto,[36] cabe destacar que la ley entrega a dicho órgano un marco de atribuciones bastante amplio y algo vago a la vez; sin embargo, puede sostenerse que tal competencia encuentra sus límites en las reglas generales de derecho. En efecto, quedan fuera de este amplio marco: (a) el conocimiento y juzgamiento de los delitos relativos a los privilegios industriales (arts. 16, 28, 29 Ley de Propiedad Industrial); (b) los procesos civiles que tienen por objeto perseguir las responsabilidad civil extracontractual y la indemnización de perjuicios correspondiente, derivadas de la comisión de un delito relativo a la propiedad industrial; y (c) las demás acciones relacionadas con hechos ilícitos (pero no típicos) que afecten los derechos derivados de un privilegio industrial (aquí se tratará normalmente de un antecedente para una eventual condenación de indemnización de perjuicios). Todos los supuestos anteriores, obviamente, son de competencia de la justicia ordinaria.

Al margen de la señalada imprecisión respecto de este “resto” de competencia contenciosa del DPI, cabe destacar que tanto en la Ley de Propiedad Industrial como en su Reglamento no se prevé un procedimiento para conocer tal tipo de litigios. Este vacío legal, cuya solución a través de integración de la ley procesal podrá resultar discutible,[37] ha sido suplido en la práctica recurriendo a las reglas dispuestas para el procedimiento de nulidad de privilegios, asignándole así a dicho procedimiento el carácter de “juicio ordinario de propiedad industrial”.[38]

 

e) Los recursos procesales


e.1. Recursos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial

La legislación de propiedad industrial contempla tres vías de impugnación de las resoluciones dictadas en los procesos del ramo, tanto administrativos como jurisdiccionales.

El primero de ellos es extraordinario y propio de los procesos puramente administrativos, denominado recurso de reclamación, que procede en contra de las resoluciones dictadas por el Conservador de Marcas Comerciales mediante las cuales éste ha rechazado a tramitación una solicitud de ese tipo de privilegio, recurso al cual ya se ha hecho referencia en otro lugar.[39]

Las otras dos vías de impugnación de resoluciones son el recurso de rectificación[40] y el recurso de apelación, los cuales, dada la redacción de la norma que los contiene (art. 17 incisos 3º y 4º de la Ley de Propiedad Industrial), proceden tanto en contra de las resoluciones dictadas en procesos meramente administrativos como también en las causas contenciosas.

El recurso de rectificación procede cuando la resolución recurrida contiene o se funda en un manifiesto error de hecho y su plazo de interposición es de cinco días. Dado que la disposición no distingue, el recurso es procedente en contra de cualquier clase de resolución[41], sea la resolución definitiva por la cual el Jefe del DPI acepta o rechaza la inscripción de un privilegio, o bien sea otra resolución distinta de aquélla — de cualquier naturaleza— dictada durante la tramitación de un proceso administrativo o contencioso.

Por su parte, el recurso de apelación tiene un campo de aplicación más reducido, pero paradójicamente más vago. En efecto, dicho recurso, a diferencia del analizado recurso de rectificación, sólo procede en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del DPI. La problemática radica en la interpretación de la frase “resoluciones definitivas”, expresión que no se adecua a nuestra nomenclatura jurídico-procesal. Existe consenso en que la frase comprende la resolución por la cual el Jefe del DPI acepta o rechaza la inscripción de un privilegio industrial, sea tratándose de un proceso contencioso o no contencioso. Igualmente, los órganos jurisdiccionales de la propiedad industrial coinciden en que también son resoluciones definitivas aquellas dictadas en un proceso jurisdiccional que, sin resolver la contienda de intereses sometida a conocimiento del DPI, ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución. Sin embargo, queda un campo abierto a la interpretación judicial en lo concerniente a las demás resoluciones dictadas en los litigios de propiedad industrial (resoluciones interlocutorias que no ponen término al juicio ni hacen imposible su continuación, autos y decretos), temática que afecta directamente a los órganos jurisdiccionales tanto de primera como de segunda instancia, dado que el recurso que nos ocupa se interpone para ante el HTAPI, por lo cual uno y otro tribunal deben efectuar un examen de admisibilidad.[42]

El término para interponer este recurso es de 15 días y se debe acompañar la documentación que acredite haberse consignado previamente un determinado tributo para ese efecto.[43]


e.2. Recursos contemplados en la legislación jurídico-procesal común

En este orden, se encuentran los recursos propios de la legislación procesal común, aplicables naturalmente a los procesos contenciosos de propiedad industrial, y que la práctica del ramo así lo ha reconocido acertadamente. Tales vías de impugnación son los recursos (a) de hecho, (b) de reposición y (c) de aclaración, rectificación o enmienda (contemplados en las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, contenidas en el Código de Procedimiento Civil).

Cabe destacar que el citado recurso de aclaración, rectificación o enmienda del art. 182 del Código de Procedimiento Civil no es igual al simple de recurso de rectificación analizado más arriba. En efecto, mientras que el primero tiene por objeto “aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones o rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos”, el segundo es un recurso que puede atacar derechamente, a mi juicio, el fondo de una resolución, puesto que su finalidad es corregir resoluciones “que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho”. Por otro lado, el primero no contempla un plazo para su interposición, mientras que el segundo sólo puede intentarse dentro del término fatal de cinco días.

En otro tiempo se aceptó la interposición de recursos de queja en contra de las resoluciones del DPI dictadas en procesos contenciosos, para ser conocidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia, como consecuencia de la superintendencia disciplinaria de dicho órgano sobre todos los tribunales de la Nación (art. 79 de la Constitución Política de la República). Actualmente, por mandato de la Ley 19.374[44] las resoluciones dictadas por el DPI ya no son impugnables directamente ante la Justicia Ordinaria por la vía del recurso de queja, al quedar éste limitado a las resoluciones que no son susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario (art. 545 inc. 1º del Código Orgánico de Tribunales), y ya se ha señalado que las resoluciones definitivas dictadas por el DPI siempre son recurribles de apelación.[45] - [46]

Sin perjuicio de lo anterior, una mención especial merece la acción constitucional de protección (art. 20 de la Constitución Política de la República), que, siendo procedente en contra de los actos ilegales o arbitrarios de la autoridad administrativa, se presenta como una vía de impugnación de cualquier acción u omisión ilegal o arbitraria en que pudiera incurrir el DPI, y que pudiera importar una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de algún derecho constitucional protegido por esta acción jurisdiccional (especialmente el derecho de propiedad). Por esta vía, sí puede considerarse contemplado un control de legalidad de los actos administrativos por parte de los tribunales superiores de justicia (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y Excma. Corte Suprema).[47]


e.3 Los recursos contemplados en la normativa jurídico-administrativa

Conforme a las disposiciones de la Ley 18.575 (Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado), las decisiones de la autoridad administrativa son impugnables dentro de la misma estructura administrativa, a través de los recursos de reposición y el denominado recurso jerárquico (art. 9 del citado cuerpo legal).

La citada normativa dispone, en lo pertinente, que “Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.” La procedencia de tales recursos estrictamente administrativos, que no exigen plazo de interposición, es pues evidente tratándose de actos dictados por DPI en procesos estrictamente administrativos. Parece discutible su procedencia en los procesos contenciosos en donde el referido órgano actúa como tribunal especial.[48]

 

4. VINCULACIONES ENTRE EL DPI Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA


Podemos establecer tres canales a través de los cuales el DPI se relaciona directamente con los tribunales ordinarios de justicia: acciones jurisdiccionales cuyo conocimiento y fallo competen a estos últimos; órdenes de embargos o medidas precautorias sobre privilegios industriales inscritos en el DPI; e informes emitidos por el DPI a requerimiento de la justicia ordinaria.

 

a) Acciones jurisdiccionales

Ya se ha señalado[49] que los tribunales superiores de justicia (léase Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y Excma. Corte Suprema) son competentes para conocer y fallar los recursos de protección interpuestos en contra de todo acto arbitrario o ilegal en que eventualmente pudiera incurrir el DPI, concurriendo los demás presupuestos de dicho “recurso”. Nada resta por agregar, pues, al respecto.

A diferencia del DPI, el HTAPI sí se relaciona directamente con la Excma. Corte Suprema, por la vía del recurso de queja, temática que no corresponde ser tratada aquí.

 

b) Embargos y medidas precautorias sobre privilegios industriales registrados

Una vía indirecta de vinculación entre el Poder Judicial y el DPI se realiza a través de las anotaciones que deben practicarse en los registros conservatorios de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, producto de resoluciones emanadas de juzgados civiles y del crimen, que ordenan la traba de embargos o medidas precautorias sobre alguno de los referidos privilegios industriales, en cuanto bienes (reales e inmateriales) que son.

 

c) Informes emitidos por el DPI a requerimiento de la justicia ordinaria

Esta tercera vía de relación entre tribunales ordinarios y el DPI es la más directa y frecuente. Por su importancia, estimo conveniente dividir este apartado es dos temáticas: (i) la práctica usual, y (ii) vías de corrección de dicha práctica.

(i)         El art. 16 de la Ley de Propiedad Industrial, después de señalar que las figuras delictivas contempladas en dicho cuerpo legal se substancian conforme a las reglas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito, agrega que “En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento [de Propiedad Industrial] antes de dictar sentencia.”[50] Estamos, pues, frente a una disposición imperativa, que ordena la vista del DPI, en los procesos por delito de propiedad industrial, antes de la dictación de la sentencia. Los juzgados del crimen ciertamente dan cumplimiento a dicha disposición, pero normalmente acostumbran a consultar única y exclusivamente acerca de la efectividad de encontrarse registrado determinado privilegio, su titular y los demás datos del registro correspondiente.[51]

Por excepción, algunos tribunales de la competencia penal solicitan un verdadero informe al DPI acerca del proceso que los ocupa, remitiendo al efecto copias autorizadas del mismo, ya en estado de sentencia. A mi juicio, es ésta la sana interpretación de la norma en comento y la correcta finalidad de la misma. En tales casos, los oficios son evacuados con una apreciación completa de la problemática de propiedad industrial, en base a los criterios técnicos de la materia, cuyo estudio y redacción es asumido en la práctica por el Abogado Jefe del SubDepartamento Jurídico. Se trata, por cierto, de una simple opinión, jamás vinculante para el juez del crimen, pero relevante en cuanto antecedente técnico.

Sin embargo de lo expuesto, ni siquiera aún rescatando estos casos (de excepción) en que la información del DPI a los tribunales del crimen es completa, y suponiendo hipotéticamente que en todos los casos así fuere, difícilmente podríamos concluir que de esa manera se estaría desarrollando una verdadera y conveniente interrelación entre el DPI y los tribunales ordinarios.

(ii)        Es posible sostener que la información y opinión técnica del DPI a los juzgados de la competencia penal, en la fase final de los procesos del crimen, es lamentablemente tardía. En efecto, ya en ese estado, el tribunal de la causa eventualmente habrá adoptado decisiones (auto de procesamiento, acusación, embargos, incautaciones, etc.) para las cuales tal vez habría sido conveniente contar, entre los antecedentes, con una opinión técnica en una materia tan especial como lo es la propiedad industrial.

La disposición del art. 16 citado señala que el DPI debe ser oído “antes de dictar sentencia”, lo cual no significa, a mi entender, que necesariamente la vista en cuestión deba decretarse inmediatamente antes de dictar sentencia, sino que bien podría ordenarse en cualquier estado del juicio (cumpliéndose así, igualmente, el tenor de la disposición). Por otro lado, nada obsta a que el tribunal de la causa, oficiosamente, decrete uno o varios informes al DPI, cuando lo estime necesario o conveniente, antes de adoptar alguna resolución que pudiera requerir de asistencia técnica simplemente informativa. Esto último, naturalmente, también es aplicable a las cortes de apelaciones, cuando conocen de un proceso de propiedad industrial por la vía de la apelación.


[Fin del documento]

 



NOTAS:

                  [1] Los recursos procesales son analizados Infra, 3, e).

                        [2] La Ley 19.039 fue publicada en el Diario Oficial, en su edición correspondiente al 25 de enero de 1991, y su entrada en vigencia data del 30 de septiembre de 1991.

                        [3] En una sentencia de la Excma. Corte Suprema del año 1958 sólo por voto de minoría se reconoció el carácter de tribunal especial a la entonces Junta Arbitral (Revista de Derecho, Tomo LV, 2ª Parte, Sección 1ª, pág. 308).

                        [4] En todo caso, don LUIS CLARO SOLAR reconocía esta cualidad de juez que ostenta el Jefe del DPI, en los siguientes términos: “En cuanto a las demás controversias civiles, como toda contienda entre partes, son naturalmente del resorte de la justicia civil ordinaria; y no vemos la conveniencia en convertir en juez al funcionario encargado del servicio administrativo de las marcas.” (CLARO SOLAR, p 630, nota 189 in fine). En igual sentido, SANTIAGO LARRAGUIBEL, Tratado de Marcas Comerciales (1987), p 165, Nº138.       

                        [5] Por ejemplo, la normativa del ramo utiliza las siguientes expresiones: partes (arts. 8 y 12 Ley de Propiedad Industrial), término probatorio (art. 8 Ley de Propiedad Industrial), medios de prueba (art. 12 Ley de Propiedad Industrial), juicio de marcas (art. 8 Ley de Propiedad Industrial), juicios (art. 17 Ley de Propiedad Industrial), debido proceso (art. 22 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial), procesos contenciosos (art. 74 inc. 4º Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial), etc.

                        [6] Art. 5 inc. 4º COT: “Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código”.

                        [7] En Anexo Nº2 se adjunta un listado de los derechos que deben pagarse durante la tramitación de un privilegio industrial.

                        [8] Infra, Anexo Nº1, se transcriben las disposiciones relativas a causas de irregistrabilidad de privilegios industriales.

                        [9] Cabe señalar que, tratándose de marcas comerciales, el funcionario encargado de aceptar o rechazar a tramitación es el Conservador de Marcas, de manera que, en contra de su resolución denegatoria de tramitación, procede el recurso de reclamación ante del Jefe del Departamento. En caso que dicho funcionario confirme la resolución recurrida, entonces es admisible el recurso de apelación para ante el HTAPI.

                        [10] Ello no está señalado expresamente en la normativa del ramo, pero es fruto de la práctica forense de propiedad industrial y la jurisprudencia reiterada del DPI.

                        [11] Infra, Anexo Nº1, se transcriben las disposiciones relativas a causas de irregistrabilidad de privilegios industriales.

                        [12] La interposición de los recursos de apelación está afecta al pago de un tributo de 2 UTM (Vid. Anexo Nº2).

                        [13] En Anexo Nº2 se adjunta un listado de tributos a pagar para la obtención de privilegios industriales.

                        [14] En caso que la marca comercial no fuere renovada, el privilegio se tiene por abandonado (¿una res derelictae?)

                        [15] Estas últimas, mal llamadas a mi juicio, “transferencias” de privilegios.

                        [16] Las demás reglas sobre la materia se encuentran contenidas en la Ley 18.120, aplicable a los procedimientos litigiosos de propiedad industrial, dada la amplia redacción del art. 1º de dicha Ley, que regula la comparecencia ante todo tribunal, sea éste ordinario o especial.

                        [17] La normativa de propiedad industrial sí contiene reglas expresas acerca del tipo de notificación que procede en cada caso, pero no regula la forma en que éstas se practican. Cabe señalar que, salvo excepciones (emplazamientos), todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, se notifican por el estado diario.

                        [18] Los plazos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial son todos fatales, considerándose inhábiles, además, los días sábados.

                        [19] Esta práctica es de reciente data (año 1994 en adelante) en el DPI.

                        [20] Una incidencia de abandono del procedimiento (año 1993), negada en el DPI, fue acogida por la Excma. Corte Suprema, mediante la vía del recurso de queja, en fallo de fecha 4 de agosto de 1994 (Nº3.290). Uno de los considerandos del fallo de queja señala expresamente que las reglas comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil son plenamente aplicables a los procedimientos contenciosos de propiedad industrial.

                        [21] Aunque, en la práctica, las partes litigantes normalmente solicitan, en los escritos principales, expresa condenación en costas, el DPI nunca se ha pronunciado al respecto. A mi juicio, se trata de disposiciones plenamente aplicables a los procedimientos de propiedad industrial, como normas subsidiarias que son, mediante una suerte de resolución declarativa de condena en costas, copia autorizada de la cual podría servir como título ejecutivo para que, ante un tribunal ordinario civil, se inicie un proceso ejecutivo de cobro de costas. De esta manera, podría utilizarse un mecanismo que serviría, en alguna medida, como freno a la presentación de demandas infundadas, que no son infrecuentes en el área, sin necesidad de reformas legales, recurriendo sólo a la ley en vigor.

                        [22] Vgr., videos, artículos que contienen en sí las marcas comerciales, diversos tipos de publicidad, los mismos aparatos o instrumentos que constituyen la invención, modelo de utilidad o diseño industrial, etc.

                        [23] Cabe destacar que durante la vigencia de la antigua normativa de propiedad industrial (D.L. 958 del año 1931) la prueba testimonial era plenamente procedente (art. 24 del Reglamento vigente entonces).

                        [24] La resolución que cita a las partes a oír sentencia es aplicable a los procesos de oposición, por expresa declaración del Reglamento de la Ley 19.039. En el caso de los procesos por nulidad de privilegios industriales, dicha resolución se dicta por aplicación supletoria de las reglas del juicio ordinario civil de mayor cuantía.

                        [25] Acerca de la aceptación de dicho criterio por parte de la Excma. Corte Suprema, vid. Supra, nota Nº 20.

                        [26] La exigencia del interés (una de las condiciones de admisión de la acción) está consagrada de manera expresa en la ley de propiedad industrial (art. 5º de la ley 19.039).

                        [27] Recuérdese que esta última atribución (otorgar o negar el privilegio solicitado) aún no ha sido ejercida por el Jefe del DPI, por efecto de la presentación de la oposición. Durante la tramitación del juicio, la resolución definitiva que corresponde a dicho funcionario ha quedado pendiente, de manera que, al momento de decidir la contienda de intereses, “retoma” aquella otra atribución.

                        [28] La interposición de los recursos de apelación está afecta al pago de un tributo de 2 UTM (Vid. Anexo Nº2)

                        [29] Infra, Anexo Nº1, se transcriben las normas pertinentes sobre registrabilidad (positivas y negativas) de privilegios industriales.

                        [30] A mi juicio, también deben considerarse como causas de nulidad de un registro, las derivadas de la naturaleza de acto administrativo que ostenta el registro de un privilegio industrial, mientras no esté agotado, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Constitución Política de la República y las reglas generales del acto administrativo. En estos casos, es irrelevante que el privilegio sea válido per se, esto es, que no incurra en un vicio de irregistrabilidad. En todo caso, se plantea el tema del órgano competente para conocer este tipo de reclamación de nulidad (¿el mismo DPI? ¿los tribunales ordinarios de justicia?), puesto que se trata de una cuestión típicamente contencioso-administrativa.
                     También podría considerarse como capítulo de nulidad de un privilegio, los vicios cometidos durante la tramitación de la solicitud de registro (discutible). Aquí se tratará de omisión o error en trámites legales administrativos (como por ejemplo, que se hubiere publicado erróneamente una marca, se hubiere clasificado erróneamente la cobertura, etc.), hipótesis en las cuales debe tenerse presente especial cuidado en la apreciación de la legitimación activa del demandante de nulidad, ya que, a mi juicio, carece del derecho para accionar quien haya sido opositor jurídicamente presente en el proceso de concesión del registro. En efecto, ante un supuesto de oposición, cualquier vicio procesal debió haber sido alegado por el demandante de oposición; si lo hizo, entonces ya habrá una resolución que se pronunció sobre la materia (cosa juzgada); mientras que si no formuló su reclamación correspondiente, entonces se estará ante una hipótesis de preclusión de derechos o saneamiento de vicios procesales.

                        [31]  En este caso, la Ley de Propiedad Industrial (art. 27) prevé una excepción a las reglas generales, puesto que dispone que el Jefe del DPI debe declarar de oficio prescripción, no aceptando a tramitación la petición de nulidad.

                        [32]  En el caso de las invenciones, el plazo se cuenta desde la fecha del registro, mientras que respecto de los modelos de utilidad y diseños industriales, dicho término se cuenta desde la fecha de la solicitud del mismo (arts. 50, 57 y 65 Ley de Propiedad Industrial).

                        [33] La interposición de los recursos de apelación está afecta al pago de un tributo de 2 UTM (Vid. Anexo Nº2)

                        [34] Supra, 1, a) in fine.

                        [35] La referencia a cualquier reclamación relativa a la validez [...] de un registro me parece reiterativa de la competencia ya explicitada en la frase juicios de nulidad de registro que emplea la norma en referencia.

                      [36] A mi juicio, debe distinguirse el acto mediante el cual se transfiere el dominio sobre un privilegio industrial (que por disposición del art. 14 Ley de Propiedad Industrial debe otorgarse mediante escritura pública) y el acto de anotación de dicha transferencia. El contrato de cesión de privilegio industrial, como acto jurídico generador de derechos y obligaciones, queda sujeto a las reglas generales del derecho común sobre el particular, de manera que, ante un conflicto de intereses sobre su validez, el órgano jurisdiccional competente es la justicia ordinaria, por aplicación de las reglas generales. No parece forzoso concluir, en base a una lectura parcial de la norma contenida en el citado art. 17, que correspondería al DPI un pronunciamiento sobre la nulidad de una escritura pública. Por el contrario, la frase en conflicto debe ser analizada en su contexto, de acuerdo al cual, la competencia contenciosa del DPI está estrictamente circunscrita a los privilegios industriales (art. 17 inciso 1º), de tal suerte que una escritura pública de compraventa, por más que el objeto de la misma sea un privilegio industrial, no deja por eso de ser un instrumento público cuya eventual nulidad sólo puede ser declarada por la justicia ordinaria.
                     Queda pendiente, pues, determinar el verdadero sentido y alcance de la frase “juicios de nulidad de transferencias”. Estimo que la disposición apunta únicamente a la validez de una inscripción o anotación de cesión (transferencia) de un privilegio industrial. En efecto, dentro del procedimiento para obtener una transferencia de privilegio industrial puede incurrirse en un error, como lo sería una errónea transcripción de datos en la anotación en el registro cedido, o bien una anotación de transferencia en un registro diferente de aquel objeto de la cesión. Ante dichos eventos, causados por error de la administración y que se traducirían en un perjuicio para un particular, existiría la acción de petición de nulidad de transferencia (nulidad de la subinscripción) que reviste caracteres contencioso-administrativos, de conocimiento y resolución en primera instancia por el mismo órgano que incurrió en el vicio, pero con la posibilidad de recurrir en segunda instancia ante un órgano distinto. Creo que es ésta la interpretación correcta de la norma en cuestión, por aplicación, como se ha dicho, de las reglas generales de derecho y del contexto donde está inserta la disposición.

                        [37] La regla de la inexcusabilidad de los tribunales no sería aplicable a la especie, pues aquélla se refiere a ausencia de derecho positivo que resuelva la contienda, mientras que la situación que nos ocupa dice relación con la inexistencia de derecho procedimental.

                        [38] Ello debido a que el procedimiento de oposición es de carácter especialísimo, pues contiene reglas que sólo son propias de esta clase de procedimiento (plazo de prescripción breve, notificación mediante carta certificada, etc.)

                        [39] Supra, 2, Examen Preventivo.

                  [40] Así denominado usualmente en la práctica de la propiedad industrial.

                [41] A mi juicio, quedan comprendidas tanto las resoluciones dictadas por el Jefe del DPI como también las dictadas por otro funcionario facultado para adoptar resoluciones con efectos jurídicos (Conservador de Marcas y Conservador de Patentes).

                        [42] Existe cierta jurisprudencia emanada del DPI y del HTAPI en relación a esta materia, fundamentalmente motivada por la interposición de recursos de hecho. Sin embargo, no es posible advertir unanimidad de criterios entre ambos órganos.

                        [43] Vid. infra, Anexo Nº 2 sobre tributos que afectan la tramitación de privilegios industriales.

                        [44] Dicha Ley modificó determinados artículos del Código Orgánico de Tribunales relativos a la “jurisdicción” disciplinaria (publicada en el Diario Oficial en su edición correspondiente al 18 de febrero de 1995).

                        [45] Supra, e.1.

                        [46] En nada altera la conclusión anterior, la interpretación que se asigne a la frase “resoluciones definitivas”, cuestión tratada a propósito de la procedencia del recurso de apelación. En efecto, se ha señalado que existe consenso en que el recurso de apelación procede tanto en contra de las sentencias definitivas como de las interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución, y dado que el recurso de queja actualmente procede sólo en contra de ese tipo de resoluciones (que, además, no sean susceptibles de recurso alguno), las demás resoluciones que no revistan tal naturaleza jamás serán recurribles de queja. Luego la improcedencia de este último recurso en contra de cualquier resolución del DPI es evidente, sea recurriendo a una interpretación amplia o restrictiva del recurso de apelación de la Ley de Propiedad Industrial: No procede en contra de las sentencias definitivas ni de las interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución, porque todas éstas son susceptibles del recurso de apelación; tampoco procede en contra de las restantes resoluciones, por expresa disposición del art. 545 del Código Orgánico de Tribunales.

                        [47] En todo caso, este control alcanza, a mi juicio, los actos puramente administrativos del DPI, puesto que las resoluciones dictadas en procesos contenciosos tienen sus propias vías de impugnación, que son precisamente objeto de análisis en esta parte del texto.

                        [48] Por ahora, el planteamiento es sólo teórico, ya que no existe aún jurisprudencia al respecto.

                        [49] Supra, 3, e), e.2.

                        [50] El destacado es mío.

                        [51] De acuerdo a las estadísticas del DPI, mensualmente se reciben y despachan aproximadamente unos 30 oficios de este tenor.