La falta de competencia del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial para rechazar de oficio una solicitud de registro de marca comercial


Comentario a la sentencia dictada en los autos sobre oposición a la marca FIJI GEAR, Expediente Rol Nº 1.503-2000, Solicitud Nº 429.757, de fecha 18 de junio de 2003

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En el fallo de apelación objeto de análisis, de fecha 18 de junio de 2003, el TAPI rechazó de oficio la marca solicitada FIJI GEAR, en base a hechos que no fueron objeto de la controversia en primera instancia y que tampoco fueron abordados oficiosamente por el Jefe del DPI en el fallo recurrido.

Conforme se desprende de la normativa marcaria en vigor, el Jefe del DPI es la autoridad investida de la potestad para aceptar o rechazar a registro una solicitud de marca comercial. Dicha atribución debe ser ejercida tanto en la fase final del procedimiento administrativo de registro de marca, y en caso que se deduzca oposición, en la propia sentencia definitiva. En cualquier caso, el fundamento para rechazar a registro una solicitud de marca debe sustentarse en una causa legal, e incluso cuando se falla un proceso contencioso iniciado a virtud de oposición, se mantiene la atribución de rechazar la solicitud de marca en base a causales distintas de las que fundamentan la oposición. Por su parte, la competencia del TAPI está limitada por la apelación deducida, y por tanto sólo puede confirmar o revocar lo resuelto en primera instancia, sin que sea lícito extender el fallo de alzada a otras cuestiones no sometidas a su conocimiento y no conocidas en primera instancia.

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La atribución del Jefe del DPI para aceptar o rechazar a registro una marca comercial no está contemplada de manera directa en la LPI, lo cual constituye un problema de técnica legislativa. La única disposición que hace referencia a la resolución definitiva es el art. 17 inc. 4 LPI, el cual dispone que "En contra de las resoluciones definitivas dictadas por Jefe del Departamento, procederá el recurso de apelación..."

La anotada deficiencia legislativa ha sido suplida por el art. 30 RPI, el cual dispone que "No habiendo oposición, la solicitud de marca comercial será resuelta por el Jefe del Departamento, la que se podrá acoger o rechazar total o parcialmente..." Se trata, pues, de una solución tangencial, puesto que la redacción del precepto transcrito también es equívoca, ya que da a entender que la solicitud de registro sólo es resuelta por el Jefe del DPI en caso que no exista oposición, no obstante que dicha autoridad siempre debe dictar la resolución definitiva en el procedimiento registral, se haya deducido o no una oposición. Esta conclusión resulta inevitable dado que, conforme lo dispone el art. 3 LPI, tramitación de las solicitudes [...] y los demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, y la autoridad máxima de dicha repartición es precisamente el Jefe del DPI.


I. Atribuciones oficiosas del Jefe del DPI en el procedimiento administrativo

Como se ha dicho, el art. 30 RPI dispone que "No habiendo oposición, la solicitud de marca comercial será resuelta por el Jefe del Departamento, la que se podrá acoger o rechazar total o parcialmente..."

La competencia o atribuciones del Jefe del DPI en la dictación de la resolución definitiva abarca aspectos de fondo y de forma. En primer lugar, el marco jurídico que determina las razones por las cuales el Jefe del DPI puede aceptar o rechazar a registro una solicitud de marca está constituido principalmente por las llamadas causas irregistrabilidad de marcas, las cuales constituyen la competencia de fondo de dicha autoridad y se encuentran contempladas fundamentalmente en los arts. 19 y 20 LPI. Pero la competencia del Jefe del DPI al dictar la resolución definitiva no está limitada únicamente a aspectos de fondo; por el contrario, dicha competencia también abarca los aspectos formales y procesales vinculados a la solicitud de marca o la tramitación de la misma.


II. Atribuciones oficiosas del Jefe del DPI en el procedimiento de oposición

Cuando la solicitud de marca es objeto de oposición, se origina una contienda de intereses y, por ende, el proceso registral, que hasta entonces ostentaba un carácter principalmente administrativo, pasa a ser esencialmente contencioso, sistema que no difiere substancialmente del procedimiento voluntario o no contencioso, junto a la institución del legítimo contradictor, que este caso es el oponente.

Cuando el DPI resuelve la oposición formulada, sea acogiéndola o rechazándola, pone así término al proceso contencioso, esto es, a la relación jurídica procesal originada a virtud de la oposición, pero no por ello se ha terminado jurídicamente la relación entre el solicitante y la Administración originada como consecuencia de la presentación de la solicitud . En consecuencia, no obstante este término del juicio de oposición, el proceso administrativo registral propiamente tal retoma jurídicamente su curso, siendo por ende necesario que el Jefe del DPI decida acerca de la aceptación o rechazo de la solicitud presentada.

En la práctica, cuando el Jefe del DPI debe resolver una solicitud de marca que ha sido objeto de oposición, se acostumbra a dictar una misma resolución tanto para resolver la contienda de intereses como para determinar la registrabilidad de la marca solicitada. De acuerdo a este sistema, largamente arraigado, el Jefe del DPI ejerce en toda su dimensión el "doble carácter" que ostenta; por un lado, el de juez especial que conoce y resuelve la contienda de intereses originada con motivo de la solicitud de marca, y al mismo tiempo el de director del servicio público a cargo del otorgamiento de los registros marcarios.

Este anotado doble carácter es también propio de la resolución final en sí, puesto que si bien por un lado ostenta la naturaleza jurídica de sentencia definitiva (ya que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio), al mismo tiempo también constituye la resolución definitiva propiamente tal del proceso administrativo registral.

Con todo, el sistema señalado es propio de la práctica y no está impuesta por alguna exigencia legal expresa. Por lo mismo, nada impide que el Jefe del DPI pudiera pronunciarse separadamente acerca del litigio de oposición y, en resolución distinta, decidir acerca de la registrabilidad de la marca pedida, aspectos estos últimos que no están vinculados.

Con arreglo a todo lo expuesto es importante subrayar la diferencia entre el continente -esto es, la materialidad del fallo- y el contenido -vale decir, el ejercicio de las facultades que detenta el Jefe del DPI-; aquél es único, éste el doble; aquél es un crisol o "abrazadera" material de dos aspectos jurídicamente desvinculados.

La referida desvinculación jurídica de las atribuciones registrales y jurisdiccionales del Jefe del DPI es absoluta. En efecto, el pronunciamiento que emite dicha autoridad en relación a la oposición formulada no determina necesariamente su decisión acerca de la registrabilidad del signo solicitado, puesto que, respecto del litigio, el Jefe del DPI limita su decisión a los hechos materia de la causa, no pudiendo extender la decisión a puntos ajenos al debate. Pero sus atribuciones (facultad-deber) en materia de registrabilidad de marcas obviamente no quedan agotadas o limitadas en razón de lo que las partes sometieron a su decisión, sino que están contempladas en la ley. Si así no fuera, el sistema se prestaría para fraudes procesales, a través del mecanismo de presentar el propio solicitante, vía interpósita persona, una oposición inconducente, y así forzar al Jefe del DPI a rechazarla y verse con el pie forzado a aceptar a registro la solicitud de marca. Es por ello que, después de decidir acerca del conflicto de intereses, el Jefe del DPI debe analizar el signo solicitado a la luz de la normativa del ramo y determinar si dicha solicitud cumple con los requisitos positivos y negativos de registrabilidad .

Con todo, la anotada desvinculación jurídica no se presenta tan evidente cuando el Jefe del DPI acepta la oposición en todas su partes, puesto que en tal caso normalmente deberá rechazar la solicitud, ya que de lo contrario estaría incurriría en decisiones contradictorias. Sin embargo, cuando la demanda de oposición es rechazada, dicha Autoridad tiene la posibilidad de decidir libremente, con arreglo a Derecho, acerca de la registrabilidad de la marca solicitada, pudiendo por lo mismo aceptar o rechazar dicha solicitud, como si no hubiese existido oposición. En tales casos, si el Jefe del DPI estima que la marca solicitada es incompatible con otro signo o está afecta a cualquier otra causa de irregistrabilidad, junto con rechazar la oposición, rechazará ex officio la marca solicitada, como ocurre a diario en la práctica de dicha repartición .


III. Atribuciones del TAPI

En materia marcaria, el TAPI sólo conoce las causas que le son sometidas a su conocimiento y fallo mediante recurso de apelación en contra de una resolución definitiva dictada por el Jefe del DPI. Se trata, en consecuencia, únicamente de una competencia de segunda instancia, con todo lo que ello implica, especialmente la imposibilidad de pronunciarse sobre cuestiones no resueltas en primera instancia.

En efecto, el TAPI sólo puede conocer y fallar las mismas cuestiones controvertidas y falladas en primera instancia, ya que esa es la esencia de la apelación. La regla expuesta tiene una enorme incidencia en los procesos marcarios, especialmente en los procesos de oposición. Si el oponente fundó su demanda en determinados hechos, y en razón de ello el DPI se pronunció sobre tales hechos en la sentencia, resultará improcedente que el TAPI decida motu proprio rechazar de oficio la marca solicitada debido a antecedentes o fundamentos diversos de aquellos que se hicieron valer en primera instancia. Así, por ejemplo, si contra una solicitud de marca para productos de la clase 33, el demandante funda su oposición en un determinado signo para productos de la clase 31 y el DPI rechaza la oposición por no existir colisión ni relación de coberturas, no puede después el TAPI rechazar de oficio la marca solicitada en mérito de un determinado signo supuestamente similar para productos la clase 33, que no fue fundamento de la oposición. En esta hipótesis, el TAPI no tendrá competencia para revocar el fallo recurrido en razón de tales hechos, sea de oficio, o bien sea a petición formulada en la alzada por el apelante.

Además de lo expuesto, existe otro argumento que inhibe al TAPI para rechazar de oficio solicitudes de marca. Como se ha dicho más arriba, la única autoridad investida de la facultad de rechazar a registro una determinada solicitud, conforme a la normativa del ramo, es el Jefe del DPI; luego, si dicha autoridad ejerce tal facultad y el agraviado apela, la competencia del TAPI estará necesariamente circunscrita por el recurso y bien podrá confirmar o revocar la decisión de primer grado, pero si el Jefe del DPI no ejerce sus facultades oficiosas, no podría el TAPI arrogárselas para sí, puesto la ley no le ha entregado tal atribución.

En fin, si el TAPI rechaza de oficio una marca solicitada en base a hechos que fueron abordados en la sentencia recurrida, en tal caso el TAPI está dictando una resolución en única instancia, lo cual resulta procesalmente cuestionable, ya que, según el caso, se atenta contra el principio procesal de la doble instancia o bien contra el principio de impugnabilidad contemplado en el art. 15 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

No obstante lo anterior, el TAPI puede excepcionalmente conocer y pronunciarse sobre cuestiones no resueltas en primera instancia, a saber, aquellas excepciones que pueden hacerse valer en alzada, como las excepciones dilatorias de incompetencia del tribunal y litis pendencia (art. 303 N.º 1 y 3 CPC); las excepciones perentorias que pueden hacerse valer en cualquier estado del juicio, esto es, prescripción, cosa juzgada y transacción (art. 310 CPC); aquellas cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la resolución apelada, por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que se requiera en estos casos de un nuevo pronunciamiento del DPI (art. 208 CPC); aquellas declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga (art. 209 inc. 1º CPC), tales como la declaración incompetencia absoluta del tribunal, condenación en costas, etc. Como se advierte, las citadas excepciones corresponden a la normativa procesal común y no tienen relación alguna con la materia en análisis.


IV. Reseña y análisis de fallo FIJI GEAR


Ejemplar de la marca solicitada
(Nº 429.757)
En el fallo de apelación dictado en los autos sobre oposición a la marca FIJI GEAR, Expediente Rol Nº 1.503-2000, Solicitud Nº 429.757, de fecha 18 de junio de 2003, el TAPI rechazó de oficio la marca solicitada, en base a hechos que no fueron objeto de la controversia en primera instancia y que tampoco fueron abordados oficiosamente por el Jefe del DPI en el fallo recurrido.

En primera instancia
, el DPI rechazó la oposición interpuesta y aceptó a registro el signo pedido, sin protección a las palabras aisladamente consideradas, decisión contra la cual la parte oponente dedujo apelación. En su fallo, el TAPI, junto con mantener el rechazo de la oposición, recurre a dos fundamentos diversos para rechazar de oficio la marca solicitada.

En primer lugar, el TAPI sostiene que "los juzgadores han observado que la etiqueta solicitada, como "Fiji Gear", corresponde a una figura consistente en un recuadro con contornos celestes, en que la palabra "Fiji" aparece en color blanco y la expresión "Gear", en color rojo, todo con un fondo azul, observándose, además, que las dos palabras ya mencionadas aparecen con letras de diferentes tamaños. Los hecho, observados en la etiqueta presentada llevan a este tribunal a la conclusión que el "nombre asignado" por el solicitante a la etiqueta no corresponde a la expresión "Fiji", que es la más destacada del conjunto, sino que la denominación que se realiza corresponde a dos expresiones de distintas dimensiones, como ocurre con "Fiji" y "Gear". Esto constituye una infracción a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, que textualmente establece: "Si se le asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que constituye este nombre deberá ser la que aparezca en forma más destacada y también gozará de protección de marca, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta, de lo que se dejará constancia en el registro".

El segundo argumento del TAPI es el siguiente: "...es también indispensable tener presente que no puede olvidarse que la denominación "Fiji" corresponde al nombre de un estado soberano, constituido por un conjunto de islas que forman parte de Oceanía, cuyo término no puede ser registrado como marca, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 20 de la ley 19.039".

Por tales razones, el TAPI concluye que "los hechos señalados en el motivo precedente son suficientes para que este tribunal pueda deba (sic.) denegar el signo pedido".

Como se advierte, y conforme a lo expuesto en este trabajo, en el fallo en análisis el TAPI ha entrado de lleno a rechazar de oficio la marca solicitada, emitiendo una resolución jurisdiccional en única instancia, atribuyéndose facultades reservadas para el Jefe del DPI y extralimitando su competencia de segunda instancia. Las conclusiones precedentes obviamente no guardan relación con la opinión que se pueda tener acerca del mérito del fallo. Se trata de una cuestión de competencia, de seguridad jurídica y de respeto a los principios que rigen los procesos jurisdiccionales y los procedimientos administrativos.


[Fin del documento]

© 2003, Marcos Morales Andrade

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