República de Chile
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Departamento de Propiedad Industria
SubDepartamento Jurídico

 

Informe Nº 80261/

Santiago, 23 de septiembre de 1996

Que la sociedad The Pillsbury Company, comercial, domiciliada en 200 South 6th. Street, Minneapolis, Minnesota 55402, Estados Unidos de Norteamérica, representada por doña Soledad Castro Mococaín, abogado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Miraflores Nº222, piso 24º, Santiago, según consta a fojas 82, demandó la nulidad del registro Nº320.050, correspondiente a la marca mixta HAAGEN-DAZS, etiqueta consistente en la palabra "Häagen-Dazs" en color negro, sobre fondo blanco, para distinguir Artículos de clase 30. Fábrica de los mismos artículos. Establecimiento Comercial de venta de los artículos de la clase 30, en las regiones I, V, VIII, X y Región Metropolitana. Fuente de Soda, salón de té, Clase 42, otorgado el 08 de Junio de 1987 e inscrita a nombre de Pierpaolo Zaccarelli Fasce, ingeniero comercial, domiciliado en calle Las Violetas Nº166, Depto.52, Higuerillas, Con-Cón y también en 5 Norte Nº57, Viña del Mar.

Funda su demanda en lo dispuesto en los Arts.23 letras f), g), h) y k) y 31 del D.L. 958 y Arts.20 letras e), f), h) y j) y 26 de la Ley 19.039, Arts. 6 bis, 8 y 10 del Convenio de París de Propiedad Industrial, y Art.10 del Código Civil y al respecto expresa que el registro impugnado carece de la novedad que la Ley exige; que induce a error o engaño, en cuanto a la cualidad y procedencia de los productos y establecimientos respectivos; que es igual a su marca registrada en Chile, reg. 302.216, renovado por reg. 449.631, para distinguir productos de la clase 30 y que constituye un acto contrario a las buenas costumbres comerciales, a la ética mercantil y al orden público y económico.

Además expresa la actora, que es dueña de la marca "HÄAGEN-DAZS", la que se encuentra registrada en Chile bajo el Nº302.216, otorgado el 17 de Octubre de 1985, para distinguir productos de la clase 30, actual Registro Nº449.631. Que la marca en cuestión, fue acuñada en U.S.A en el año 1960, por los inmigrantes polacos Rubén Mattus y su esposa Rose Mattus, para el giro de fabricación y ventas de helados, y al efecto formaron la sociedad Haagen-Dazs Company, Inc. Que el primer registro de esta marca, fue solicitado en U.S.A., a nombre de Rose Mattus, el 14 de Noviembre de 1960, otorgándose el registro respectivo el 04 de Septiembre de 1962, para distinguir helados de la clase 46, norteamericana. Que atendida a la calidad de estos productos, se fue introduciendo con especial fuerza en el mercado norteamericano y posteriormente en el extranjero, encontrándose en la actualidad vendiendo sus productos, en más de 40 países.

Por otra parte afirma la demandante, que en el año 1976, la sociedad Häagen-Dazs Company Inc., amplió su rubro por sí misma o bajo franquicias o licencias, a servicios de restaurant, especialmente destinados a la fabricación y expendió de helados y otros productos lácteos, obteniéndose para tal efecto en U.S.A., el registro 1.116.969, de 24 de Abril de 1979, en clase 42, de la marca en disputa. Que hoy estos servicios, se prestan en centenares de lugares dentro y fuera de U.S.A. Que dado el éxito de dicha sociedad, ésta fue adquirida por "The Pillsbury Company", la cual a su vez, funciona a través de cuatro sociedades, según el rubro respectivo, que así, "Häagen-Dazs, Inc"., es la demandante de autos, titular de las marcas HAAGEN-DAZS y entre otras, "The Häagen Dazs Shoppe Company, Inc.", encargada de la operación de los restaurantes o heladerías HAAGEN-DAZS. Que como consecuencia de dicha reorganización empresarial, el registro en Chile Nº302.216, fue transferido a "Häagen-Dazs Brands Company, Inc.

Que por lo anterior, afirma la actora, la marca impugnada, no sólo la tiene registrada en Chile para distinguir productos de la clase 30, sino que también la tiene acuñada y registrada en el extranjero como una marca famosa y notoria, para distinguir servicios de restaurantes, salones de té, expendio de helados y similares en la clase 42 y que como tal se comercializa en distintos países del mundo. Que por último, tal marca coincide con la parte de fantasía de su razón social.

Se confirió traslado al demandado, quien previo a contestar la demanda de autos, interpuso el incidente de nulidad de la notificación practicada al demandado y la excepción de prescripción de la acción de nulidad interpuesta. Con respecto al primer incidente, este fue rechazado, según consta a fs.41, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada. En relación a la excepción de prescripción alegada, el demandado señala que la demanda de autos fue interpuesta el 01 de Mayo de 1994 y notificada el 25 de Julio de 1994 y el registro de la marca cuya nulidad se pide, es de fecha 08 de junio de 1987 y que de acuerdo al Art.27 de la Ley 19.039, el plazo de prescripción es de cinco años y que de acuerdo al D.L. 958, Art.31, el plazo es de dos años, por lo que el plazo para entablar la acción de nulidad interpuesta en autos, está vencido. Que además el Código Civil, en su Art.2515, establece que toda acción judicial que no sea ejecutiva, prescribe en cinco años. Que por cualquiera que sea la disposición legal que se quiera aplicar, la acción de nulidad se encuentra prescrita.

[…]

 

CONSIDERANDO:

1.- Que habiendo interpuesto el demandado la excepción de prescripción de la acción de nulidad, procede pronunciarse previamente respecto de ella.

Al respecto, la legislación aplicable a efectos de determinar la verificación y requisitos de la prescripción alegada es el D.L.Nº958 de 1931, atendido el hecho de que el registro cuya nulidad se solicita fue otorgado bajo la vigencia del referido cuerpo legal, de tal suerte que, tratándose la materia en cuestión de una disposición sustantiva cobra plena operatividad el principio general de la irretroactividad de la ley, todo ello de conformidad con la jurisprudencia reiterada y uniforme emanada de este tribunal especial. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 del citado D.L. 958, para que opere la prescripción alegada es necesaria la concurrencia de dos requisitos copulativos:
a) transcurso del plazo de dos años desde la fecha del registro de la marca impugnada y;
b) que dicha marca se haya estado usando en el país.

2.- Que en cuanto al tiempo transcurrido, del estudio de los antecedentes de autos y los registros a cargo de este Departamento, consta que la marca impugnada se registró con fecha 08 de junio de 1987 y la demanda de autos se notificó el 25 de julio de 1994, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo legal de dos años referido.

3.- En cuanto al uso exigido por la ley, cabe señalar previamente que el referido uso requiere dos presupuestos básicos y evidentes que son la precedencia del uso y la titularidad del mismo. Además, según jurisprudencia reiterada y uniforme de este tribunal especial, el referido uso debe reunir los siguientes requisitos: ser un uso relevante; habitual o permanente; y de buena fe.

El requisito de la precedencia del uso, que es aplicación de las reglas generales del derecho procesal, significa que sólo es uso suficiente por parte del demandado aquel que se produce con anterioridad a la notificación de la demanda de nulidad. De lo contrario, se estaría ante posibles pruebas constituidas con posterioridad a la formación de la relación procesal, inaceptable desde el punto de vista jurídico.

El requisito de la titularidad implica que el uso de la marca impugnada de nulidad desde haber sido realizado por parte del propio demandado o bien por parte de un tercero legítimamente facultado por el titular.

Estos dos requisitos encuentran fundamento en principios básicos del derecho procesal tales como la necesidad de que los hechos que acreditan un determinado derecho no pueden verificarse después de la formación de la relación jurídico-procesal trabada precisamente para obtener una declaración y/o cumplimiento de tal derecho (caso del requisito de la precedencia del uso). Por otro lado, el requisito de la titularidad del uso es tan evidente como señalar que quien alega un determinado hecho (en lo que nos ocupa, el haber usado la marca impugnada) debe probar ese hecho y no otro (uso propio y no de un tercero ajeno a la litis).

El requisito de la relevancia dice relación con la necesidad de que la comercialización de productos de determinada marca debe trascender esferas de comercialización reducidas y tener una presencia y circulación amplia en el mercado, de manera que pueda estarse frente a una marca que ha sido conocida por un segmento significativo de la población.

El requisito de la permanencia o habitualidad del uso se traduce en la necesidad de que una marca sea usada con relativa extensión en el tiempo y no se esté únicamente frente a un uso esporádico que incluso bien podría ser una prueba preconstituida y sin verdadero ánimo de comercialización y explotación de una marca.

El requisito de la buena fe en el uso significa que el titular del signo impugnado debe usar de este último en términos tales que el público consumidor o usuario jamás se vea inducido a error o engaño respecto de la verdadera procedencia empresarial de los rubros identificados con la marca registrada. Un uso que no cumple con este requisito es un uso falaz, engañoso, que daña a los consumidores, perjudica el mercado de bienes y servicios, y no cumple con la finalidad del registro de marcas comerciales. Un aforismo jurídico bien resume lo aquí expuesto: Nadie puede beneficiarse de su propio dolo.

Las tres exigencias precedentes se fundan en dos principios que informan la legislación marcaria y que dice relación con el interés público de que no existan registradas marcas iguales o similares para distinguir rubros idénticos o vinculados, lo cual podría llevar a los consumidores o usuarios a incurrir en engaño o error respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con las marcas en conflicto. Por otro lado, la legislación de propiedad industrial también está sustentada sobre el interés público de que los signos distintivos sean privilegio exclusivo de sus creadores, debiendo ser aquellos obtenidos y usados de buena fe; dicho en pocas palabras, la normativa del ramo busca también evitar - y cuando cabe, sancionar - la competencia desleal, la cual existe, obviamente, cuando quien no es legítimo creador de un signo distintivo se aprovecha de este último usándolo para su lucro personal, lo cual no sólo se traduce en perjuicios para el creador de un signo, sino también en un grave daño al publico usuario y consumidor.

Sólo una vez cumplidos los requisitos del uso expuestos, si una marca (anulable) ha sido usada con relevancia, permanencia y buena fe, por parte de su titular, por más que haya incurrido en un vicio de irregistrabilidad, y transcurrido el término de prescripción, dicha marca no podría ser objeto de cancelación, atendidos los fines de certeza y seguridad jurídica que, de no ser considerados, se provocaría graves perjuicios al titular de la marca.

4.- La prueba de uso rendida en autos se traduce en (A) Papelería relativa a uso de la marca impugnada, vinculada indirectamente a productos de la clase 30 (envases de cono, papel de envases y cajas, todos calificados por el demandado como destinados a helados) en donde se incluye la marca impugnada; (B) Servilletas, papelería de cartas y sobres de carta, también en donde se incluye la marca impugnada; (C) Listas de precios de pasteles, postres y heladoss; (D) Folletos de propaganda de la cafetería Häagen Dazs; y (E) Fotografías de dicha cafetería o restaurante existente en la ciudad de Viña del Mar.

5.- Respecto del primer grupo de documentos, cabe señalar que éstos no acreditan uso de la marca impugnada en relación a productos de la clase 30, sino más bien aparecen como distintivos de un establecimiento comercial o de una fuente de soda, café, restaurant o salón de té, distinguido con la marca Häagen Dazs. Lo mismo cabe reiterar para el segundo y tercer grupo de documentos, en donde la vinculación a una fuente de soda, café, restaurant o salón de té, distinguido con la marca Häagen Dazs. Lo mismo cabe reiterar para el segundo y tercer grupo de documentos, en donde la vinculación a una fuente de soda, café, restaurant o salón de té, distinguido con la marca Häagen Dazs, es más evidente. Finalmente, a través de los dos últimos grupos de documentos derechamente se vincula la marca impugnada Häagen Dazs a una cafetería ubicada en la ciudad de Viña del Mar.

En consecuencia, hasta este estadio de análisis de la prueba rendida a favor de uso de la marca impugnada en Chile, sólo es posible advertir un uso de la marca Häagen Dazs, para una cafetería, salón de té, restaurante, fuente de soda o establecimieno comercial de productos de la clase 30, en la Quinta Región. No es posible advertir o presumir un uso de dicha marca para productos de la clase 30 ó establecimiento industrial de productos de la referida clase 30.
Sobre dicha base - o incluso aún, suponiendo que la prueba rendida por el demandado acreditaría uso de la marca impugnada para identificar, además, productos de la clase 30 y establecimiento industrial de productos de la referida clase 30 cabe analizar si tal prueba de uso cumple con los requisitos enunciados en el apartado número tres precedente, esto es, precedencia, titularidad, relevancia, permanencia y buena fe del uso de la marca impugnada de nulidad.

6.- En primer término, los documentos acompañados por el demandado, agrupados más arriba bajo los apartados A, B, C y D, los que acreditarían uso de la marca impugnada en la ciudad de Viña del Mar, no tienen fecha cierta. En cuanto a las fotografías referidas en la letra (E) del párrafo cuarto precedente, éstas aparecen certificadas por notario público, en cuanto a fecha cierta, el día 04 de agosto de 1994, vale decir, sólo días después de haberse notificado válidamente la demanda de nulidad, según consta a fojas 29 y 41 de autos. En razón de todo lo anterior, el uso invocado por el demandado no cumple con el requisito de la precedencia, analizado más arriba, y constituye, por un lado, una prueba sin fecha cierta, y por el otro, una prueba irrelevante e impertinente, en cuanto a su oportunidad.

7.- Respecto a la aquí denominada titularidad del uso, tampoco es posible admitir que la prueba rendida por el demandado permita dar por acreditado tal requisito. En efecto, los elementos de prueba de autos son absolutamente insuficientes siquiera para presumir (en forma grave, precisa y concordante) que el uso de la marca impugnada haya sido realizado por el demandado o por un tercero legítimamente facultado para ello.

8.- De conformidad a los elementos probatorios de autos, tampoco es posible concluir que el uso alegado cumpla con los requisitos de la relevancia y permanencia. Así, la prueba rendida por el demandado, referida en el párrafo cuarto precedente, no acredita una efectiva comercialización de productos ni una explotación de industrias o establecimientos de comercio o servicios, como tampoco sus volúmenes ni fechas. Consecuencia necesaria de lo anterior es que no se ha probado relevancia de uso ni habitualidad o permanencia del mismo.

9.- En cuanto al requisito de la buena fe, es menester señalar aquí que conforme a las reglas generales del derecho ésta debe ser presumida, salvo prueba en contrario. En consecuencia, la temática en cuestión se traduce en una prueba de mala fe con que se realiza un uso de marca registrada, mala fe que, siendo per se un elemento de carácter subjetivo, sólo puede ser aprehendido a partir de efectivos hechos materiales. En la especie, los elementos de prueba aportados por el propio demandado permiten acreditar tres hechos que dan luz acerca del elemento subjetivo que nos ocupa.

(A).- En primer término, cabe señalar que el giro cuya explotación y uso alega el demandado corresponde exactamente al rubro de comercio o servicios que explota el actor en el extranjero mediante la marca Häagen Dazs fundante de su pretensión de nulidad, como se señala más abajo (párrafo 13); (B) en segundo lugar, más allá de tratarse las marcas en conflicto de signos completamente idénticos, resulta que la tipografía con que el demandado alega usar la marca registrada impugnada es también completamente idéntica al signo fundante de la demanda, sin variación alguna; y (C) por último, los elementos figurativos que sirven de fondo a la leyenda Häagen Dazs son, también, idénticos entre uno y otro signo, de acuerdo al uso que habría realizado el demandado.

Consecuencia de todo lo anterior, resulta evidente que en la especie no se está ante una simple coincidencia de marca, sino derechamente frente a una imitación, por parte del demandado, de una marca ajena, para el mismo rubro, utilizando la misma tipografía y los mismos elementos figurativos anexos. Tales hechos constituyen una competencia desleal y una puesta en peligro de la fe pública de los consumidores que bien podrán confundir los productos, establecimientos o servicios que explota el demandado como provenientes del creador de la marca Häagen Dazs, dado el prestigio, relevancia y notoriedad que posee esta última en el extranjero, según se señala más abajo, en el párrafo número 13. Por lo aquí expuesto, queda destruida la premisa de buena fe con debe usarse la marca registrada impugnada de nulidad, concluyéndose que dicho requisito no se cumple en la especie.

10.- Que, atendido lo expuesto en los párrafos precedentes, y no cumpliendo el uso alegado con ninguno de los requisitos exigidos para éste, corresponde rechazar en todas sus partes la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada.

[…]

Marcos Morales Andrade
Abogado Jefe SubDepartamento Jurídico
Departamento de Propiedad Industrial