Solicitud Nº 173.264
Expediente N' 95.583
Registro Nº 370.414
Marca: ORKIN


Informe Nº
110.918/


Santiago, 20 de julio de 2001

A fojas 22, con fecha 17 de marzo de 1995, Don Juan Enrique Puga Valdés, abogado, domiciliado en calle Huérfanos No 11891 60 piso, en representación de Orkin Exterminating Co., lnc., sociedad comercial del rubro de productos para exterminación de toda clase de plagas, domiciliada en 2170 Piedmont Road, N.E. Atlanta, Georgia, 30324, Estados Unidos de América, demanda la nulidad del Registro Nº 370.414, de fecha 25 de junio de 1991, correspondiente a la marca denominativa ORKIN, que distingue servicios de control de plagas, a saber, servicios de desinfección, desratización, desinfectación, sanitización, destrucción de animales dañinos y de malas hierbas, clase 37, inscrita a nombre de Alimentos Exito S.A., sociedad del rubro de productos alimenticios, representada por don Vicente Alamos Zañartu, ignora profesión, ambos domiciliados en Exequiel Femández Nº 890, Ñuñoa, Santiago.

Fundamenta su demanda en lo dispuesto en los artículos 22, 23 letras f), h) y k) y artículo 31, del D.L. Nº 958, artículo 5 del Reglamento del D.L. Nº 958, por ser la normativa vigente al momento de otorgarse el registro; artículo 584 del Código Civil, artículo 19, Nº 25 de la Constitución Política de la República y artículo 6 bis del Convenio de París. De acuerdo a las normas citadas, expresa que su mandante es el verdadero creador y legítimo propietario de la marca ORKIN, según consta de cinco registros practicados en Estados Unidos de América, con fecha 23 de diciembre de 1952, a nombre de Orkin Exterminating Co. lnc., para distinguir servicios de eliminación de termitas, pestes y roedores en propiedades y estructuras, y otros, de la clase 37, encontrándose registrada también en otros once países, tales como Australia, Brasil, Alemania, Suecia, Japón y Reino Unido, entre otros.

Señala que la marca ORKIN, ha sido usada en forma exclusiva y continua por su actual titular desde 1926, siempre en el rubro de control de plagas. Orkin Exterminating Co. Inc., es también dueña del Registro Nº 289.510, correspondiente a la marca ORKIN, otorgado en Estados Unidos de Norteamérica el 1º de diciembre de 1931.

La demandante agrega que a través de su marca ORKIN, es la mayor empresa en el mundo destinada a control de plagas, desplegando sus servicios en prácticamente todos los países del mundo, siendo la calidad de los servicios prestados lo que ha hecho de esta expresión una marca famosa y notoria a nivel mundial, razón por la cual el actual titular de la marca en Chile, no podía menos que conocer la existencia de esa marca en el extranjero. Añade que, sólo en Estados Unidos, ORKIN atiende a sus clientes desde más de 1.200 oficinas localizadas en treinta y cinco Estados.

Por otra parte, señala que el señor Vicente Alamos Zañartu, tuvo participación como socio en una empresa de la competencia denominada Truly Nolen Pest Control Company. Al retirarse de ésta, el señor Alamos habría decidido registrar la marca ORKIN, para entrar en competencia con su anterior empresa.

En razón de lo expuesto, la marca registrada en Chile vulnera lo dispuesto en el artículo 22 del D.L. Nº 958, ya que carece de toda novedad y especialidad, además de las disposiciones contenidas en las letras f), h) y k), del artículo 23 del mismo cuerpo legal, por prestarse para confundir al público consumidor con respecto a la verdadera procedencia de los productos, ya que actualmente el consumidor chileno identifica la marca ORKIN como un producto de origen americano. Siendo iguales e idénticas las dos marcas, y gozando de fama y notoriedad la extranjera, es indudable que se inducirá a error o engaño con el registro que se impugna, y además él constituye un acto contrario a la moral y a las buenas costumbres, entendiéndose como tal una falta grave a la competencia leal y a la ética mercantil, al apoderarse del prestigio ajeno en beneficio propio.

A fojas 62 vuelta, con fecha 08 de enero de 1996, la demanda de fojas 22 y su proveído fue notificada personalmente a don Vicente Alamos Zañartu, según consta de la certificación estampada por Receptor Judicial.

A fojas 63, la demandada, en lo principal opuso la excepción de litis pendencia, establecida en el artículo 303 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, ya que existe entre las mismas partes un juicio sobre nulidad de la marca ORKIN, el que no ha sido resuelto por el señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por lo que solicita se abstenga de seguir conociendo el asunto de autos, mientras no se resuelva la demanda anterior.

En subsidio, el demandado interpuso la excepción de prescripción, establecida en el artículo 31 del D.L. Nº 958, puesto que en el caso de autos se cumplen los dos requisitos exigidos por el legislador, cuales son, el transcurso del plazo de dos años contado desde la fecha del registro (25 de junio de 1991), y el uso de la marca durante el mismo plazo, dentro del país, hecho que deberá ser materia de prueba y que expresa está en condiciones de acreditar.

En subsidio de la excepción de prescripción, el demandado contestó la demanda, manifestando que no es efectivo que la demandante sea la creadora y dueña de la expresión ORKIN, sino que ha sido la demandada quien le ha dado la fama y notoriedad en Chile, haciendo ingentes inversiones y esfuerzos económicos, tanto en la producción como en la publicidad, a través de largos años, incluso desde antes de su inscripción. Ahora que la marca es conocida y famosa en nuestro país, la demandante trata de aprovecharse de ello. Añade que ha usado la marca desde antes de la fecha de su otorgamiento, por lo que no puede atribuírsele una conducta reñida con la moral o las buenas costumbres mercantiles, o por el hecho de haberla inscrito en Chile. Tampoco es inductiva a error o engaño en los consumidores, ya que el público que solicita los servicios amparados por la marca ORKIN, lo hace a sabiendas que son los de la demandada y no los de la demandante, razones por las cuales solicita que la demanda sea rechazada en todas sus partes y se mantenga a firme el registro impugnado.

A fojas 66 vuelta se confirió traslado de las excepciones de fojas 63, y respecto de la contestación de la demanda, se proveyó que se resolverá en su oportunidad.

A fojas 67 vuelta, el demandante evacuó el traslado de las excepciones de litis pendencia y prescripción, solicitando que sean rechazadas, por no cumplir con los requisitos que la ley señala para cada una de ellas.

A fojas 72, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Efectividad que el demandante de fojas 22 es el creador de la marca ORKIN, para distinguir servicios de eliminación de termitas, pestes y roedores en propiedades y estructuras, control y protección clase 37; y 2.- Data de dicha creación, fama y notoriedad QUE haya alcanzado la referida marca.

A fojas 74, el demandante acompañó, con citación, documentos consistentes en copias fieles de Certificados de Registro de la marca ORKIN, a nombre de Orkin Exterminating Co., lnc., otorgados en diversos países del mundo, entre ellos, Estados Unidos de América, estos últimos de 1952, para distinguir servicios de exterminación de plagas, clase 37, que acreditan, -en su parecer- que la marca ORKIN fue usada por primera vez como ORKIN "THE RAT MAN", en el Estado de Virginia, Estados Unidos de América, en el año 1922. Señala que los certificados acreditan que la demandante es la dueña del Registro Nº 289.510, de 1931, para la misma marca y clase. Acompaña asimismo numerosos folletos publicitarios. A fojas 78 vuelta, se tuvieron por acompañados los documentos, con citación.

A fojas 95, el demandante acompañó, con citación, copias legalizadas de diversos registros de la marca ORKIN, otorgados en los Estados Unidos de América, a nombre Orkin Extermínating Co., lnc., en 1952, para distinguir servicios de exterminación de plagas de la clase 37, que a fojas 96 vuelta, se tuvieron por acompañados, con citación.

A fojas 99, se recibió a prueba la excepción de prescripción, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Efectividad de haberse usado por el demandado la marca ORKIN, para distinguir servicios de control de plagas, a saber, servicios de desinfección, desratización, desinfectación, sanitización, destrucción de animales dañinos y de malas hierbas, clase 37 u otros relacionados; y 2.- Data del referido uso.

A fojas 104, el demandado acompañó documentos, con citación, consistentes en facturas, cartas y contratos celebrados por la demandada con las empresas a las cuales les prestó servicios, que a fojas 104 vuelta, se tuvieron por acompañados en esta forma, y que el demandante objetó a fojas 105.

A fojas 106 vuelta, se citó a las partes para oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

1.- Que, la demanda de nulidad de la marca denominativa ORKIN, Registro Nº 370.414, que distingue servicios de control de plagas, a saber, servicios de desinfección, desratización, desinfectación, sanitizacón, destrucción de animales dañinos y de malas hierbas, clase 37, inscrita a nombre de Alimentos Exito S.A., se basó en lo dispuesto en los artículos 22, 23 letras f), h) y k) y artículo 31, del D.L. Nº 958, artículo 5 del Reglamento del D.L. Nº 958 -normativa vigente al momento de otorgarse el registro- y artículo 6 bis del Convenio de Paris, entre otras disposiciones legales, por ser la demandante la verdadera creadora y legítima propietaria de la marca ORKIN, según consta de registros practicados a su nombre en Estados Unidos de América en el año 1952, para distinguir servicios de eliminación de termitas, pestes y roedores en propiedades y estructuras, y otros, de la clase 37, quien ha usado en forma exclusiva y continua dicha marca desde 1926, siempre en el rubro de control de plagas, y la tiene registrada también en otros once países, tales como Australia, Brasil, Alemania, Suecia, Japón y Reino Unido, entre otros.

La demandante manifiesta que a través de su marca ORKIN, es la mayor empresa en el mundo destinada al control de plagas, desplegando sus servicios en prácticamente todos los países del mundo, y que sólo en Estados Unidos atiende a sus clientes desde más de 1.200 oficinas localizadas en treinta y cinco estados, tratándose de una marca famosa y notoria a nivel mundial.

En razón de lo expuesto la marca registrada en Chile vulnera lo dispuesto en el artículo 22 del citado D.L., ya que carece de toda novedad y especialidad, además de las disposiciones contenidas en las letras f), h) y k), del artículo 23 del mismo cuerpo legal, por prestarse para confundir al público consumidor con respecto a la verdadera procedencia de los productos, ya que actualmente el consumidor chileno identifica la marca ORKIN como un producto de origen americano. Siendo iguales e idénticas las dos marcas, y gozando de fama y notoriedad la extranjera, es indudable que se inducirá a error o engaño con el registro que se impugna, y además él constituye un acto contrario a la moral. y a las buenas costumbres, entendiéndose como tal una falta grave a la competencia leal y a la ética mercantil, al apoderarse del prestigio ajeno en beneficio propio.

2.- Que, la demandada, una vez válidamente notificada, en lo principal opuso la excepción de litis pendencia, establecida en el artículo 303 Nº 3, del Código de Procedimiento Civil, ya que entre las mismas partes existiría un juicio sobre nulidad de la marca ORKIN, el que no ha sido resuelto por el señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por lo que solicita se abstenga de seguir conociendo el asunto de autos, mientras no se resuelva la demanda anterior.

En subsidio, el demandado interpuso la excepción de prescripción, establecida en el artículo 31 del D.L. Nº 958, puesto que en el caso de autos se cumplen los dos requisitos exigidos por el legislador, cuales son, el transcurso del plazo de dos años contado desde la fecha del registro (25 de junio de 1991), y el uso de la marca durante el mismo plazo, dentro del país, hecho que deberá ser materia de prueba y que expresa está en condiciones de acreditar.

En subsidio de la excepción de prescripción, el demandado contestó la demanda, manifestando que no es efectivo que la demandante sea la creadora y dueña de la expresión ORKIN, sino que ha sido la demandada quien le ha dado la fama y notoriedad en Chile, haciendo grandes inversiones y esfuerzos económicos, tanto en la producción como en la publicidad, a través de largos años, incluso desde antes de su inscripción, por lo que no puede atribuírsele tampoco una conducta reñida con la moral o las buenas costumbres mercantiles por haberla inscrito en Chile. Agrega que tampoco es inductiva a error o engaño, ya que el público que solicita los servicios amparados por la marca ORKIN, lo hace a sabiendas que son los de la demandada y no los de la demandante, razones por las cuales solicita que la demanda sea rechazada en todas sus partes y se mantenga a firme el registro impugnado.

3.- Que la causa fue recibida a prueba a fojas 72, a fin de que el demandante acreditara la efectividad de que es el creador de la marca ORKIN, para distinguir servicios de eliminación de termitas, pestes y roedores en propiedades y estructuras, control y protección de dichas propiedades, clase 37; y, data de dicha creación, fama y notoriedad que haya alcanzado la referida marca. Que a fojas 99, también se recibió a prueba la excepción de prescripción opuesta por el demandado, fijándose como puntos de prueba la efectividad de haberse usado por el demandado la marca ORKIN, para distinguir servicios de control de plagas, a saber, servicios de desinfección, desratización, desinfectación, sanitizaci6n, destrucción de animales dañinos y de malas hierbas, clase 37 u otros relacionados y, data del referido uso.

4.- Que, previamente corresponde determinar si procede acoger o no las excepciones de litis pendencia y de prescripción opuestas por la demandada, por ser éstos asuntos de previo y especial pronunciamiento.

5.- Que en relación con la excepción de litis pendencia, corresponde señalar que el art. 309 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil dispone expresamente que la contestación de la demanda debe contener las excepciones que se oponen y "...la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan." En efecto, el demandado no ha hecho en estos autos una exposición clara de los hechos en que funda la referida excepción, por cuanto no ha individualizado claramente cual sería ese otro supuesto juicio pendiente.

Que, en todo caso, y si el demandado se refiere al escrito que rola a fojas 08, no cabe referirse en su caso a un juicio pendiente, toda vez que quien compareció en dicha presentación como apoderado no acreditó la personería para representar a Orkin Exterminating Co., Inc., según reconoció expresamente el propio demandante en su escrito de fojas 57, por lo que la citada presentación nunca fue proveída y, en consecuencia, no puede entenderse que a su respecto se haya trabado la litis.

6.- Que, en relación con la excepción de prescripción, se debe considerar que la prescripción establecida en el artículo 31 del D.L. Nº 958, del año 1931, tiene un carácter sui generis ya que posee características propias tanto de la prescripción extintiva como de la adquisitiva. En efecto, no basta con el mero transcurso del tiempo, como ocurre con la prescripción extintiva, sino que además se requiere el uso, que cabe estimar equivalente a la posesión que se exige en el caso de la prescripción adquisitiva, que es menester que sea pacífica, de modo que no opera la prescripción si la posesión ha sido ilícita o ilegítima. En consecuencia, el uso exigido por el artículo 31, en su condición de requisito o elemento equivalente a la posesión, debe ser un uso lícito, legítimo, circunstancia que no se cumple cuando la marca usada es notoriamente de propiedad de otro titular, que la ha creado y afamado mediante su actividad mercantil, publicidad, inversión de recursos y otros medios.

7.- Que, por estas consideraciones, procede desechar en todas sus partes la excepción de prescripción de la acción de nulidad interpuesta en estos autos.

8.- Que, por lo tanto, procede pronunciarse respecto del fondo de la cuestión debatida. En tal sentido, de la abundante prueba rendida por el demandante y no objetada por el demandado, consta que el actor es el verdadero creador de la marca ORKIN en el rubro de los servicios de eliminación de termitas, pestes y roedores en propiedades y estructuras, y otros, de la clase 37, y de control de plagas en general. Al respecto, el demandante acompañó copia fiel de Certificados de Registro de la marca ORKIN, a nombre de Orkin Exterminating Co., Inc., otorgados en Estados Unidos de América en el año 1952, para distinguir servicios de exterminación de plagas, clase 37, en los cuales se indica también que es el dueño del Registro Nº 289.510, que data del año 1931.

El demandante, acompaño asimismo numerosos folletos publicitarios, algunos de antigua data, que demuestran claramente que Orkin Exterminatíng Co., Inc. creó la marca ORKIN hace muchísimos años y que ella goza de fama y notoriedad para distinguir los servicios de control de plagas.

9.- Que, se desestiman las alegaciones del demandado, toda vez que si bien la ley del ramo protege las marcas obtenidas conforme a ella, no es menos cierto que este Departamento debe velar prioritariamente por los derechos de los legítimos creadores y la seguridad de los usuarios y consumidores.

10.- Por lo anterior, se concluye que es procedente acoger la demanda de nulidad, toda vez que en el caso concreto existe una violación a la ética mercantil, existiendo fundamento plausible para estimar también que la coexistencia de las marcas en conflicto producirá errores y confusiones entre los consumidores acerca de procedencia de los servicios.

POR TANTO,

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artículos 22, 23, letras f), h) y k), y 31, inciso final, del D.L. Nº 958, PROPONGO: 1.- Que se rechacen las excepciones de ineptitud del libelo y prescripción alegadas por la parte demandada y, 2.- Se acoja la demanda de nulidad, ordenando se cancele el Registro Nº 370.414, correspondiente a la marca ORKIN, que distingue servicios de control de plagas, a saber, servicios de desinfección, desratización, desinfectación, sanitización, destrucción de animales dañinos y de malas hierbas, clase 37.

 

Carmen Iglesias Muñoz
Abogado Jefe Subdepartamento Jurídico
Secretario Abogado del Departamento de Propiedad Industrial

 

Santiago, 20 de julio de 2001

Vistos el informe precedente de fecha 20-07-2001 escrito a fjs. 110 del Abogado Jefe del Subdepartamento Jurídico y que se ha dado por reproducido.

 

RESUELVO:

Acójase la demanda de nulidad interpuesta a fojas 22 por don Juan Enrique Puga Valdés, en representación de los Señores Orkin Exterminating Co. lnc. y cancélese la vigencia del registro Nº 370.414 correspondiente a la marca ORKIN, la cual distingue servicios de control de plagas, a saber, servicios de desinfección, desratización, desinfectación, sanitización, destrucción de animales dañinos y de malas hierbas, clase 37.

Fallo dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Sr. Pablo Monsalve Manriquez

Pablo Monsalve Manriquez
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial