El uso de la marca de buena fe como requisito para configurar la prescripción de la acción de nulidad en el régimen del DL 958

Comentario a la sentencia dictada en los autos sobre nulidad de la marca ORKIN, Expediente Rol Nº 95.583, Registro Nº 370.414, Informe Nº 110.918, de fecha 20 de julio de 2001


El fallo en análisis aborda directamente en el considerando sexto los requisitos del uso de marca registrada, para configurar la prescripción de la acción de nulidad contemplada en el art. 31 del DL 958

El texto del referido considerando sexto es el siguiente "Que, en relación con la excepción de prescripción, se debe considerar que la prescripción establecida en el artículo 31 del D.L. Nº 958, del año 1931, tiene un carácter sui generis ya que posee características propias tanto de la prescripción extintiva como de la adquisitiva. En efecto, no basta con el mero transcurso del tiempo, como ocurre con la prescripción extintiva, sino que además se requiere el uso, que cabe estimar equivalente a la posesión que se exige en el caso de la prescripción adquisitiva, que es menester que sea pacífica, de modo que no opera la prescripción si la posesión ha sido ilícita o ilegítima. En consecuencia, el uso exigido por el artículo 31, en su condición de requisito o elemento equivalente a la posesión, debe ser un uso lícito, legítimo, circunstancia que no se cumple cuando la marca usada es notoriamente de propiedad de otro titular, que la ha creado y afamado mediante su actividad mercantil, publicidad, inversión de recursos y otros medios".

Para comprender el alcance de este párrafo es conveniente revisar la jurisprudencia marcaria en torno al tema, en donde se advierte una doctrina progresiva destinada a establecer ciertas condiciones que debe reunir el uso de la marca registrada, en términos de permitir enervar la acción de nulidad mediante la excepción de prescripción.

Es así como en el año 1994, por primera vez en un fallo del DPI se realizó una exposición exhaustiva de los requisitos que debe cumplir el uso exigido por el DL 958 para fundar la excepción de prescripción de la acción de nulidad (Nota 1). Se trataba del fallo dictado en los autos sobre nulidad de la marca BIMBO, precedente en el cual el DPI sostuvo que el uso exigido por el legislador para cumplir los requisitos de la prescripción requiere de tres requisitos copulativos: debe tratarse de un uso relevante, habitual o permanente y de buena fe.

En dicho fallo se señaló expresamente que el requisito de la relevancia dice relación con "la necesidad de que la comercialización de productos de determinada marca debe trascender esferas de comercialización reducidas y tener una presencia y circulación amplia en el mercado, de manera que pueda estarse frente a una marca que ha sido conocida por un segmento significativo de la población". Agregaba el fallo que "El requisito de la permanencia o habitualidad del uso se traduce en la necesidad de que una marca sea usada con relativa extensión en el tiempo y no se esté únicamente frente a un uso esporádico que incluso bien podría ser una prueba preconstituida y sin verdadero ánimo de comercialización y explotación de una marca". En este fallo, si bien se menciona el requisito de la buena, no se desarrolla en su contenido y alcance.

En una sentencia posterior del año 1996 (nulidad de marca HÄAGEN-DAZS), junto con reiterar las exigencias de relevancia, habitualidad y buena fe, el DPI agregó dos requisitos adicionales al uso: precedencia y titularidad, que son calificados como presupuestos básicos. Se señaló en dicho fallo que precedencia del uso significa que sólo es uso suficiente aquél que se produce con anterioridad a la notificación de la demanda de nulidad, mientras que la titularidad implica que el uso de la marca impugnada de nulidad debe haber sido realizado por parte del propio demandado o bien por parte de un tercero legítimamente facultado por el titular.

Adicionalmente, en el mismo fallo el DPI desarrolló por primera vez el alcance y contenido del requisito de la buena fe del uso. Señaló expresamente que "el requisito de la buena fe en el uso significa que el titular del signo impugnado debe usar de este último en términos tales que el público consumidor o usuario jamás se vea inducido a error o engaño respecto de la verdadera procedencia empresarial de los rubros identificados con la marca registrada. Un uso que no cumple con este requisito es un uso falaz, engañoso, que daña a los consumidores, perjudica el mercado de bienes y servicios, y no cumple con la finalidad del registro de marcas comerciales".

El contenido y alcance del requisito de la buena fe asignados por el DPI en esta etapa corresponden, a mi juicio, a la doctrina correcta, puesto se pone el acento en la finalidad de evitar que el público sea inducido a error o engaño.

Con posterioridad, si bien el DPI ha seguido en términos generales los postulados iniciados en el fallo BIMBO y profundizados en el fallo HÄAGEN-DAZS, ha terminado asignando una significación distinta al referido requisito de la buena fe. 

En efecto, en algunos fallos el DPI ha sostenido que el uso de buena fe consiste en que el titular del signo impugnado lo haya "incorporado legítimamente a su patrimonio", esto es, sobre la base de una "actividad comercial legítima y no contraria a los principios de competencia leal" (nulidad de maca RINDER, 1998). Esta forma de concebir la buena fe del uso resulta bastante discutible, pues se pone el acento en los posibles perjuicios individuales entre los competidores, por sobre la concepción propuesta en el fallo HÄAGEN-DAZS, que apuntaba más bien al riesgo de engaño a los consumidores, con lo cual el acento se centraba en el bien común .

Por otro lado, en el fallo ORKIN, en comento, so pretexto de buscar una justificación dogmática a la exigencia de la buena fe, se termina equiparando el "uso" de la marca a la "posesión" de la misma, institución propia de la prescripción adquisitiva, y como consecuencia de ello se exige que tal posesión sea pacífica, agregando expresamente que el referido uso "debe ser un uso lícito, legítimo, circunstancia que no se cumple cuando la marca usada es notoriamente de propiedad de otro titular, que la ha creado y afamado mediante su actividad mercantil, publicidad, inversión de recursos y otros medios".

En esta parte el fallo en análisis resulta, a mi juicio, doblemente criticable. En efecto, por un lado, se olvida mencionar los requisitos del uso creados por la jurisprudencia del DPI y ratificados por el TAPI, y por otro parte se distorsiona de tal modo la exigencia de la buena fe, la que termina siendo inoperante.

En efecto, ya no se sostiene que que el uso exigido por el art. 31 DL 958 debe de ser un uso de buena fe, sino que se introducen conceptos tales como uso "pacífico", "lícito" o "legítimo", los cuales, lejos de contribuir a la uniformidad de la jurisprudencia, constituyen elementos distorsionadores. 

Por otro lado, y esto me parece lo más grave, al establecerse esta exigencia especial -como de hecho se hace en el fallo en análisis- ello supone que tal exigencia podrá o no cumplirse, dependiendo de cada caso en particular, pero resulta que en el fallo en cuestión -así concebida la "licitud" o "legitimidad" del uso- prácticamente no se deja cabida a la configuración de la prescripción. Es así como señala el fallo que el requisito establecido no se cumple "cuando la marca usada es notoriamente de propiedad de otro titular, que la ha creado y afamado mediante su actividad mercantil, publicidad, inversión de recursos y otros medios". 

Lo anterior significa que al impugnar la validez de una marca registrada originariamente bajo la vigencia del DL 958, bastará acreditar la fama y notoriedad del signo fundante de la demanda -esto es, la causal del actual art. 20 letra g) de la LPI- sin que, de hecho, el uso de la marca impugnada por parte del demandado sea obstáculo alguno. Ciertamente, si conforme al fallo criticado el requisito de la licitud o legitimidad del uso no se cumple "cuando la marca usada es notoriamente de propiedad de otro titular", entonces ello equivale a sostener que cuando se acredite la notoriedad de la marca fundante de la demanda, entonces automáticamente se catalogará de ilícito el uso que se haya realizado de la marca impugnada.

Y eso no es todo. En este razonamiento del DPI hay un verdadero "salto" lógico sobre el cual debe llamarse la atención: así concebida la "ilicitud" del uso de la marca impugnada, en realidad lo que se está calificando de ilícito es el acto mismo de inscripción de la marca, mas no el uso propiamente tal que posteriormente haya realizado el titular demandado. No se entiende entonces el desarrollo argumental del fallo cuando equipara el uso de la marca a la posesión de la misma, para después concluir calificando realmente algo distinto al uso propiamente tal.

En síntesis, el "viejo" requisito de buena fe del uso, que ponía el acento en la finalidad de evitar que el error o engaño en el público consumidor y que por tanto calificaba el uso propiamente tal, no está siendo debidamente comprendido en la actualidad. Al contrario, se lo intenta modificar por requisito incomprensible y que resulta totalmente inoperante cuando la demanda de nulidad se sustenta en una marca famosa. Es muy probable -y ojalá así sea- que el tribunal de primera instancia no haya reparado debidamente en las verdaderas implicancias del citado considerando 6º.

[Fin del documento]

© 2002, Marcos Morales Andrade

 


Nota 1: Cfr. FERNANDO CASTRO GONZALEZ, La prescripción de la Acción de Nulidad del Registro de una Marca en la Ley N.º 19.039 en Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) - Mesas Redondas 1993-1994, pp 108-109.