Solicittud Nº : 221.599
Expediente Nº : 7.692-97
Registro Nº : 414.282
Marca : TUCAN

Informe Nº 107.394/

 

Santiago, 22 de enero de 2001.-

Don Alejadro Morgan Larenas, abogado, domiciliado en Huérfanos 835, piso 10, Santiago, en representación de Kellogg Company, sociedad norteamericana, domiciliada en Battle Creek, One Kellogg Square, Michigan, Estados Unidos, demandó la nulidad de registro Nº 414.282 de 13 de Octubre de 1993, correspondiente a la marca-mixta TUCAN, inscrita a nombre de Industria de Alimentos Dos en Uno Limitada, representada por su Gerente General don Fernando Coll Celsi, ambos domiciliados en Placer 1324, Santiago y para efectos marcarios representada por la sociedad Estudio Harnecker Limitada, domiciliada en Av. 11 de Septiembre Nº 1480, Of. 42, Providencia, Santiago, para distinguir productos de la clase 30.

Fundado su demanda en lo dispuesto en las letras f), g) y j) del artículo 20 de la ley Nº 19.039, a fs 5 y siguientes expresó que su mandante es sumamente conocida en el mercado nacional y el público consumidor asocia de inmediato el nombre Kellogg, con productos alimenticios de la clase 30, y que uno de los productos más exitosos es Froot Loops, consistente en cereales de sabor a fruta, que se comercializan desde hace más de 20 años en un envase que se caracteriza, entre otros elementos, por la inclusión de una caricatura de pájaro, de un Tucán de nombre Sam. La marca Toucan Sam está registrada en los Estados Unidos, como también las diferentes caricaturas o figuras de tcán, para distinguir precisamente artículos de la clase 30.

Añade que la marca TUCAN SAM de su representada goza de fama y notoriedad en varios países del mundo desde el año 1972, esto es, casi 20 años antes de que se concedieran en Chile el registro que se impugna. La semejanza existente entre la marca cuya nulidad se solicita y las marcas de su representada, hace que ellas se presten para inducir a error o engaño respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos, ya que el consumidor creerá que se trata de productos que provienen de Kellogg.

Expresa además que la fama y notoriedad de la marca etiqueta Tucan Sam, se encuentra acreditada con los documentos que acompaña, y ella se encuentra inscrita en los Estados Unidos, Brasil, Perú, Costa Rica, Argentina, México, Nicaragua y Panamá para distinguir productos de la clase 30. Hace presente también que su representada tiene registrada en Chile la caricatura de un tucán, bajo los números 402.879 y 402.878, de fecha 4 de marzo de 1993. Señala asimismo que la única diferencia existente entre los tucanes en conflicto, es que en el tucán de la demandante, en un registro, tiene en el pecho una chapita con la expesión SAM, que es el nombre con que Kellogg denomina e identifica a dicha en el mundo entero. Sostiene que de mantenerse el registro impugnado, se permitiría que un tercero se apropie indebida y gratuitamente de una creación que no le pertenece y del prestigio logrado frente al consumidor y lo que resulta más grave es que se impediría al legítimo creador y dueño usar su propia marca. Acompañó a su demanda, documentos con citación.

La demanda y su respectivo proveído fue notificada personalmente al representante de la firma demandada, según consta de ña certificación estampada a fs. 14 por receptor judicial.

A fs. 17 la demandada contestó solicitando el rechazo de la acción de nulidad por improcedente. Expresó que es una antigua sociedad dedicada al rubro de los chocolates, confites y dulces en general y siendo los niños sus principales consumidores, es una tendencia internacional el poner a ciertos productos nombres de animales, pues es un gancho comercial muy atrayente, razón por la cual dentro de sus marcas, tiene la de un tucán, animal que además de ser muy popular entre los niños, es muy atrayente por sus múltiples colores. Por tal motivo, el crear o idear un tucán no requiere de mucha imaginación o esfuerzo.

Agrega que para entablar una demanda de nulidad debe necesariamente existir una cierta semejanza entre los respectivos signos, no siendo suficiente que la marca sea famosa y notoria en el extranjero. Comparando la etiqueta registrada por ella en Chile con la de la demandante, se aprecia que las semejanzas existentes entre ellas son casi inexistente, por lo que pretender que su etiqueta sea una copia de la extranjera, es una desproporción. Añade que existe además un antecedente que es determinante en este caso, cual es que también es dueña del registro Nº 393.092, de la denominación TUCAN, que data del año 1982, o sea, muy anterior a muchos de los registros de la demandante, y si ha registrado expresiones y figuras de un tucán no puede adjudicarse a mala fe o malas intenciones de su parte, sino que corresponde simplemente a una coincidencia.

 

CONSIDERANDO:

1.- Que recibida la causa a prueba a fin de que la demandante acreditara ser la creadora de la marca TOUCAN SAM, la data de ello y la fama y notoriedad que hubiere alcanzado dicha marca, ella acompañó con citación, diversos documentos y folletos publicitarios, lo que no fueron objetados por la contraria.

2.- Que si bien la demandante acreditó ser la creadora de la marca TOUCAN SAM, como asimismo el que ella es famosa y goza de un reconocido prestigio, estando además registrada en distintos países, no cabe sino concluir que en la especie no se configuran las causales invocadas en la acción de nulidad.

3.- Que en efecto, del análisis comparativo efectuando tanto entre las denominaciones como en los diseños o etiquetas que ellas poseen, se desprende sin lugar a dudas que no existen entre ellas semejanzas o similitudes fonéticas y especialmente gráficas, en términos tales que puedan confundirse, sino por el contrario ellas presentan evidentes diferencias, que permiten distinguirlas la una de las otras sin lugar a duda alguna.

Que al respecto cabe señalar que si bien estas marcas emplean la figura de un TUCAN, éste es completamente distinto, tanto en sus colores, como también en sus formas y en su ubicación en el contexto general de las etiquetas, lo que permite diferenciarlas adecuadamente y a simple vista.

Que ha sido un principio invariablemente sostenido por este Departamento como también por las distintas legislaciones de Propiedad Industrial, que los elementos figurativos de una marca pueden coexistir aún para distinguir el mismo tipo de productos, siempre que ellos sean diferentes, a pesar de que representen un mismo tipo de figuras. Sostener lo contrario sería otorgar un monopolio injustificado sobre una determinada figura, no pudiendo así existir marcas que emplearan en común, figuras de perros, leones u otros animales, ni tampoco elemento alguno que se repitiera, como serían por ejemplo, las figuras de pirámides, montes, molinos, palmeras, etc., etc.

POR TANTO

En virtud de lo expuesto y visto los dispuesto en los artículos 19, 20 letras f), g), y j) y 26 de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, PROPONGO: Se rechace la demanda de nulidad interpuesta y se mantenga la vigencia del registro Nº 414.282 de la marca mixta TUCAN.

Saluda atentamente a usted,

 

Carmen Iglesias Muñoz
Abogado jefe Subdepartamento Jurídico
Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

 

Santiago, 22 de enero de 2001.-

Vistos el informe precedente de fecha 22-01-01 escrito a fjs. 37 del Abogado Jefe del Subdepartamento Jurídico y que se ha dado por reproducido.

RESUELVO:

Recházase la demanda de nulidad interpuesta a fojas 5 por, Alejandro Morgan Larenas en representación de Kellogg Company.
Y manténgase la vigencia del registro Nº 414.282 correspondiente a la marca TUCAN inscrita para artículos de la clase 30.

Fallo dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial (S),
Eleazar Bravo Manríquez