Fallo por Arbitraje de dominio "telekino.cl"

 


Revocación de Inscripción de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

 

Lotería de Concepción  v.  Miguel Angel Sfeir Younis

<telekino.cl>

OF02360 – Rol 030-2002

 

 

1.  LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: Lotería de Concepción, domiciliada en Santa Lucía N°330, piso 6, Santiago, en adelante también denominada la «Demandante», representada por don Rafael Covarrubias Porzio.

1.2. Demandado: don Miguel Angel Sfeir Younis, domiciliada en Av. Kennedy 5146 P.2, Vitacura, Santiago, en adelante también denominada el «Demandado», representado por doña Soledad Krause.


2.  EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocación presentada por el Demandante en relación al nombre de dominio <telekino.cl>, cuya fecha de registro corresponde al 30 de octubre de 2001, actualmente inscrito a nombre del Demandado, según consta de los antecedentes en que recae esta sentencia, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado» o «litigioso».


3.  ÍTER PROCESAL

Con fecha 1º de julio de 2002, Lotería de Concepción presentó una demanda de revocación del nombre de dominio <telekino.cl>, en adelante, la «Demanda».

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el Reglamento, y mediante oficio OF02360, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente litigio sobre revocación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 14 de octubre de 2002, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 29 de octubre de 2002, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 030-2002.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 29 de octubre de 2002 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del representante de la parte Demandante Lotería de Concepción, y por la parte Demandada —don Miguel Angel Sfeir Younis— compareció doña Soledad Krause, como agente oficiosa. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se decidió que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, y se concedió un plazo de diez días para que el Demandado ratifique lo obrado. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes, por este árbitro y por el actuario.

Con fecha 25 de noviembre de 2002, la parte  Demandada ratificó lo obrado por su agente oficiosa.

Con fecha 2 de diciembre de 2002 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En la referida resolución se fijó en monto de los honorarios arbitrales de cargo del Demandante de revocación, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del apartado 8 del Anexo, y se dispuso que toda resolución dictada en este proceso producirá efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

Las reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

- Se estableció como plazo máximo para que las partes pudieran arribar a un avenimiento destinado a poner término al conflicto, el día 13 de diciembre de 2002, sin perjuicio de la facultad del tribunal para citar a las partes a nueva audiencia de conciliación en cualquier estado del proceso, o de la posibilidad que las partes presentaran un avenimiento en cualquier estado del proceso antes de la dictación de la sentencia definitiva.

- Sólo en caso que la Demandante consignara oportunamente los honorarios arbitrales, el tribunal dictaría una resolución confiriendo traslado al Demandado por el término de diez para contestar la Demanda.

- A contar del vencimiento del plazo antes indicado, sea con la contestación del demandado o en su rebeldía, el tribunal podría recibir la causa a prueba, si estimaba que existían hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten.

- Vencido el plazo probatorio, quedaría cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el proceso quedaría en estado de sentencia.

- Se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes.

- Cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 13 de diciembre de 2002, Lotería de Concepción cumplió con la carga impuesta en la resolución indicada de fecha 2 de diciembre de 2002, consignando oportunamente los honorarios arbitrales.

Con fecha 2 de enero de 2003 se confirió traslado de la Demanda de revocación al Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma. El texto de dicha resolución, notificada a las partes con igual fecha, en su parte pertinente, fue el siguiente: «VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que la audiencia de autos se celebró con la asistencia del revocante y del actual asignatario del nombre de dominio en disputa; que las partes no han presentado avenimiento hasta la fecha; que la parte revocante cumplió oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; y visto además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución de fecha 2 de diciembre de 2002, que contiene las normas de procedimiento; SE RESUELVE: Por interpuesta demanda de revocación del nombre de dominio <telekino.cl>, confiérese traslado a la parte demandada por el término de diez días hábiles, con expiración el día 16 de enero de 2003.- Notifíquese la presente resolución por correo electrónico y, por el mismo medio, remítase al demandado copia de la demanda de revocación, sin perjuicio de su  facultad de solicitar fotocopia de la misma».

La parte Demandada no contestó la demanda, ni tampoco compareció posteriormente en autos. En consecuencia, con fecha 15 de abril de 2003 se recibió la causa a prueba, mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, y corregida mediante resolución de fecha 17 de abril de 2003, cuyo texto refundido es el siguiente: «Por evacuado el traslado en rebeldía.- VISTOS: Se recibe la causa a prueba por el término de diez días hábiles, con expiración el día 29 de abril de 2003, y se fijan como hechos substanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes: 1) Efectividad que Lotería de Concepción es titular de la marca comercial TELEKINO; data de dicho(s) registro(s), cobertura protegida y territorio; 2) Efectividad que Lotería de Concepción es titular de la marca comercial KINO; data de dicho(s) registro(s), cobertura protegida y territorio; 3) Efectividad que el demandante solicitó ante el Departamento de Propiedad Industrial, la nulidad de la marca TELEKINO en clase 16; efectividad que existe sentencia de primer grado sobre el particular, y efectos de dicha sentencia; 4) Efectividad que en el pasado existió entre las partes un contrato de prestación de servicios computacionales; data de dicho contrato y objeto del mismo; y 5) Efectividad que el nombre de dominio <telekino.cl> no es usado actualmente como página web.- Se deja constancia que no será necesario acompañar nuevamente ni ratificar los documentos anteriormente acompañados a los autos.- Certifíquese en autos el contenido actual, si lo hubiere, de la dirección <http://www.telekino.cl>».

Con igual fecha 15 de abril de 2003 se certifico conforme a lo ordenado en la resolución precedente, certificándose por el tribunal que la dirección URL <http://www.telekino.cl> no está en funcionamiento.

Con fecha 29 de abril de 2003, el Demandante Lotería de Concepción presentó un escrito adjuntando documentos en parte de prueba.

Con fecha 9 de mayo de 2003 se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto refundido es el siguiente: «A la presentación efectuada por la parte demandante, con fecha 29 de abril de 2003: Previo a proveer, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la resolución que contiene las normas de procedimiento, remítase por correo electrónico a este tribunal una copia de la respectiva presentación, a más tardar el día 13 de mayo de 2003, bajo apercibimiento de tener por no efectuada dicha presentación».

Finalmente, con fecha 21 de mayo de 2003 se dictó la siguiente resolución que les fue notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue: «Por cumplido lo ordenado, proveyendo derechamente la presentación efectuada con fecha 29 de abril de 2003 por el demandante: Ténganse por acompañados los documentos, con citación.- Remítase por esta misma vía al demandado copia de la presentación en que recae esta resolución, sin perjuicio de su  facultad de solicitar al tribunal copia material de la misma. Autos para fallo, sin perjuicio de la referida citación.»


4.  ANTECEDENTES DE HECHO

4.1.  En relación a la Demandante, Lotería de Concepción

De conformidad a los documentos acompañados por la Demandante, Lotería de Concepción, no objetados, está acreditado en autos que Lotería de Concepción es titular de las siguiente marcas registradas en Chile:

- TELEKINO: Registro Nº 622.537, que distingue programas hablados, radiados y televisados, clase  38 y servicios de lotería de números, sorteos y concursos, de la clase 41, de fecha 14 de febrero de 2002. Este  registro renovó al registro Nº 378.953 otorgado el 30 de diciembre de 1991; Registro Nº 618.368, productos de clase 16, de fecha 18 de enero de 2002. Este registro renovó al registro Nº 377.585 otorgado originalmente el 13 de noviembre de 1991; y Registro Nº 581.132, que distingue servicios de agencia general y organización de loterías, rifas, sorteos y concursos, de la clase 36.

- TELEKINOLOTERIA: Nº 618.415, productos clase 16. Este registro renovó al registro Nº 376.014 otorgado originalmente el 7 de octubre de 1991; Nº 618.416, servicios de comunicaciones y difusión de programas referidos a juegos de azar  y lotería de clase 38; y servicios de lotería de números, sorteos y concursos, de la clase 41. Este registro renovó al registro Nº 376.013 otorgado originalmente con fecha 7 de octubre de 1991.

Además, es titular de las siguientes marcas TELEKINO y KINO, registradas en el extranjero:

Marca               Clase           Nº de Registro        País                      Fecha Registro

Telekino            16               61137-C                 Bolivia                     25/07/1994

Telekino            38               61136-C                 Bolivia                     25/07/1994

Telekino            41               61135-C                 Bolivia                     25/07/1994

Telekino            41               81.824                   Guatemala               9/09/1996

Telekino            38               78.305                   Guatemala               30/11/1995

Telekino            16               78.304                   Guatemala               30/11/1995

Telekino            16               27.198                   Nicaragua                14/11/1994

Telekino            38               27.142                   Nicaragua                08/11/1994

Telekino            41               27.141                   Nicaragua                08/11/1994

Telekino            16               87.191                   Costa Rica               1/06/1994

Telekino            38               87.193                   Costa Rica               1/06/1994

Telekino            16               233, Libro 74          El Salvador              21/04/1998

Telekino            41               162, Libro 76          El Salvador              11/05/1998

Telekino            16               60.804                   Honduras                 7/12/1994

Telekino            38               1.856                     Honduras                 17/08/1994

Telekino            41               1.845                     Honduras                 9/08/1994

Telekino            16               69.025                   Panamá                   28/06/1995

Telekino            38               69.019                   Panamá                   28/06/1995

Telekino            41               69.024                   Panamá                   28/06/1995

Telekino            41               71.161                   Rep. Dominicana      15/04/1994           

Telekino            38               71.269                   Rep. Dominicana      15/04/1994           

Telekino            16               71.903                   Rep. Dominicana      15/05/1994

Kino                 16               605.642                 Chile                       18/10/2001

Kino                 38, 41          605.643                 Chile                       18/10/2001

Kino                 41               39,Libro 73             El Salvador              19/03/1998

Kino                 16               60.331                   Honduras                 09/08/1994

Kino                 38               1843                      Honduras                 09/08/1994

Kino                 41               1896                      Honduras                 11/11/1994

Kino                 16               57.452-C                Bolivia                     07/11/1994

Kino                 38               57.451-C                Bolivia                     07/11/1994

Kino                 41               57.453-C                Bolivia                     07/11/1994

Kino                 16               87.192                   CostaRica                01/06/1994

Kino                 38               92.806                   CostaRica                01/09/1995

Kino                 16               27.197                   Nicaragua                14/11/1994

Kino                 38               27.169                   Nicaragua                10/11/1994

Kino                 41               27.168                   Nicaragua                10/11/1994

Kino                 41               78.297                   Guatemala               30/11/1995

Kino                 16, 38, 41    274.584                 Uruguay                   18/09/1997

Kino                 38               69.018                   Panamá                   28/06/1995

Kino                 16               69.017                   Panamá                   28/06/1995

Kino                 38.10           818401818             Brasil                      08/07/1997

Kino                 41.30           818401800             Brasil                      10/06/1997

 

Además, de la documentación acompañada por el Demandante, no objetada, están acreditados en autos los siguientes hechos:

- Que la misma parte Demandada de autos solicitó ante el Departamento de Propiedad Industrial, la nulidad de la marca TELEKINO, registro Nº 377.585, clase 16, de propiedad de Lotería de Concepción, y que dicho órgano dictó fallo Nº 109760, de fecha 31 de mayo de 2001, mediante el cual se rechazó la referida demanda de nulidad.

- Que existió un contrato de prestación de servicios computacionales, otorgado por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 1990, ante el Notario Público de Concepción don Francisco Molina Valdés, entre los señores Lotería de Concepción y la Sociedad Racionalización y Mecanización Chile Sociedad Anónima, RACIMEC S.A., representada por lo señores Jorge Carmedil De Rurange y Miguel Angel Sfeirs Younis —demandado de autos— este último en carácter de gerente general de dicha firma.

- Que en el artículo Primero de dicho contrato se señala, entre otros pasajes, lo siguiente: «El indicado juego Kino conforme a la ley citada le pertenece a la Universidad de Concepción – Lotería»; «Lotería encarga a RACIMEC, quien acepta: [..] El servicio de incorporación de los elementos variables por sistemas computacionales a los cartones  que sea necesarios para la realización de dicho juego. [..] El procesamiento computacional de los señalados cartones a fin de permitir el desarrollo y control del juego mismo y de las apuestas recaídas en él. […] La emisión del listado de ganadores, el control del pago de los premios. [...] La realización del balance de cada sorteo del referido juego y el control e informe oportuno sobre los premios pagados y los pendientes de pago.”

- Que el nombre dominio <telekino.cl> no es usado actualmente como página web, según consta del certificado emitido por el notario público de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, en el cual se declara expresamente que, habiendo accesado al nombre de dominio <telekino.cl>, no aparece que éste se encuentre siendo usado por su titular o que exista página web alguna asociada con éste.


4.2.  En relación al Demandado, don Miguel Angel Sfeir Younis

El Demandado, don Miguel Angel Sfeir Younis, no contestó la demanda y, salvo su comparecencia a través de agente oficioso a la audiencia de conciliación, no compareció posteriormente en autos.


5.  PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1.  Libelo de la Demandante

En su demanda de revocación, la parte Demandante, Lotería de Concepción, básicamente afirma lo siguiente:

- Que es una de las empresas más famosas y de mayor éxito en la gestión, comercialización y distribución de juegos de lotería y azar en Chile, y la primera empresa de juegos de azar en Chile, creada en Concepción hace ya casi 79 años, en octubre de 1921, según Ley 4.895, como institución sin fines de lucro. Que los productos de Lotería hacen que más de 4.300.000 personas, casi un tercio de la población chilena, compre mensualmente alguno de sus productos.  Que se ha consolidado como la principal institución de juegos de azar y lotería en Chile, contando con diversos juegos tan conocidos como Lotería, Kino, Imán y Raspe, productos que son ofrecidos, distribuidos y comercializados al público consumidor a nivel nacional.

- Que en 1990 introdujo un nuevo y exitoso juego —Kino— que al poco andar se ganó una gran aceptación en el público pasando a ser el más popular de los juegos de pozo, y el que más premios ha entregado. Que con el fin de promover sus productos, tiene un miniprograma de televisión transmitido por Chilevisión todos los domingos a las 20:55, en el cual se dan a conocer los resultados del juego “KINO”.

- Que titular de la marca KINO, registrada a nivel nacional e internacional, siendo los registros chilenos más antiguos del 1991.

- Que el nombre de dominio impugnado es una expresión que corresponde a su marca comercial TELEKINO, la que se encuentra registrada en Chile y que es una derivación de la marca KINO, famosa y notoria a nivel nacional e internacional, siendo los registros chilenos más antiguos del 1991, para distinguir productos de la clase 16, y servicios de las clases 36 y 41. - Que además es titular en Chile de la marca TELEKINOLOTERIA, clases 16, 38 y 41, desde el año 1991.

- Que la misma marca TELEKINO está inscrita en varios países del mundo, entre otros, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras, Perú, Costa Rica, Cuba, Bolivia, El Salvador y República Dominicana.

- Que la inscripción impugnada es abusiva pues le ha impedido reflejar su marca comercial en el nombre de dominio correspondiente, y más grave aún, provoca confusión y engaño en el público en cuanto a la información que en el futuro se incluya en las otras páginas web asociadas a este nombre de dominio.

- Que la mala fe del Demandado resulta evidente si se toma en consideración que éste en varias oportunidades ha intentado apropiarse indebidamente de los nombres KINO y TELEKINO. De hecho, solicitó la nulidad del registro de marca Nº377.585, TELEKINO, clase 16, registrado legítimamente a nombre de Lotería de Concepción, la cual fue rechazada por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por resolución de fecha 31 de mayo de 2001. Dicha sentencia señala que los demandantes, entre los cuales se encontraba el señor Miguel Angel Sfeir Younis, no habían rendido prueba alguna para acreditar ser los verdaderos creadores del signo TELEKINO.

- Que, además, la legitimidad para utilizar el dominio <telekino.cl> se basa también en el hecho de ser actual titular del dominio <kino.cl>.

- Que, como el campo de la imaginación es infinito y las probabilidades de que se inventen dos marcas idénticas son nulas, es evidente que lo que pretendió el Demandado al solicitar el registro de dominio <telekino.cl> fue aprovecharse del prestigio y notoriedad nacional e internacional de su marca. Que el nombre de dominio registrado tiene una identidad gráfica y fonética absoluta con la citada marca KINO.

- Que el nombre de dominio fue inscrito de mala fe, pues así lo demuestra la existencia de una relación contractual entre las partes, y de varios juicios de nulidad de marca interpuestos por el demandado en contra de mis representados, todas los cuales fueron rechazadas. Además, el dominio se usa de mala fe, pues si bien es cierto que el nombre de dominio impugnado no tiene un sitio web, ni tampoco alguna presencia en línea, si se ingresa al servidor primario 200.28.212.162, indicado en la información requerida al momento de solicitar el dominio, se ingresa al sitio <racimen.com>, el cual coincide con el nombre de otra de las empresas que ha intentado apropiarse de las marcas KINO y TELEKINO. Si se entra a este sitio, se encuentra asimismo en varias páginas, el nombre del Sr. Miguel Angel Sfeir Younis, demandado en autos. Por otro lado, bajo ciertas circunstancias la inactividad del demandado en relación con un nombre de dominio debe ser considerada como una utilización de mala fe. Esta interpretación del artículo 22 letra c) del Reglamento se basa en el hecho de que el mismo artículo señala ciertas circunstancias que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del demandado, y del análisis de las referidas circunstancias se desprende que sólo una de ellas requiere necesariamente una conducta positiva por parte del titular del nombre de dominio, con posterioridad al registro del mismo. Esto es, según el artículo 22 letra d) del Reglamento: “que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”. Las otras tres circunstancias señaladas pueden involucrar tanto acciones positivas como pasivas en relación con un nombre de dominio. Además debe aclararse que el artículo 22 establece expresamente que la enunciación de dichas circunstancias no es taxativa, motivo por el cual pueden existir otras constitutivas de mala fe no contempladas al momento de la redacción del Reglamento y que pueden subsumirse en éste. En definitiva, debe considerarse que el registro de mala fe de un nombre de dominio y su posterior tenencia pasiva, es una de las causales de revocación de nombres de dominio contempladas en el artículo 22 del Reglamento. En este contexto, se han producido numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones adoptadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). A mayor abundamiento, en las primeras resoluciones dictadas al amparo del procedimiento citado de resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas, ya existen pronunciamientos que establecen que el uso pasivo de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular. Citamos para estos efectos la resolución del caso N° D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, caso en que se resolvió que una “inacción” puede constituir un uso de mala fe de un nombre de dominio, fallo que ha sido desde entonces frecuentemente citado por el precedente creado y seguido por paneles posteriores, en los casos en que se ha recurrido ante la OMPI para la solución de las controversias. A modo de ejemplo se pueden citar los siguientes: caso n° D2000-0021, Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d/b/a Advcomren; caso n° D2000-0021, Guerlain, S.A. v. Peikang; caso n° D2000-0055; Compaq Computer Corp v. Boris Beric; caso n° D2000-0042; Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd.; caso n° D200-0086; Sanrio Co. Ltd. and Sanrio, Inc. v. Lau; caso n° D2000-0172 Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau;  caso n° D2000-0110 3636275 Canadá, dba eResolutioon v. eResolution.com; caso n°D2000-0090, Marconi Data Systems, Inc v. IRG Coins and Ink Source, Inc, caso n° D2000-0112, Stralfors AB v. P D S AB; caso n° D2000-0075 InfoSpace.com, Inc. v. Ofer. En el citado fallo del caso Telstra (D2000-0003), de 18 de febrero de 2000, se señala que el panel debe prestar atención especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacción bajo la “Política Uniforme” si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuación (y por lo tanto un uso) de mala fe.

- Que es necesario tener en cuenta la especial protección de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artículo 6-bis del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile. Asimismo, hay que tener en cuenta los estudios realizados por la OMPI, y ofrecidos a ICANN el 30 de Abril de 1999, (“Informe final de la OMPI sobre proceso relativo a los nombres de dominio de Internet”) con sus consideraciones sobre el problema de la notoriedad, las marcas famosas y las notoriamente conocidas. Asimismo, debe valorarse el análisis interno que la ICANN, “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”, realiza sobre el problema de las marcas famosas, y que en su reunión del 10 de Marzo en El Cairo acordó solicitar a la OMPI la elaboración de una lista de marcas globalmente famosas.


6.  DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1.  Reglas aplicables

6.1.1.  Reglas de carácter procesal

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh («Los árbitros tendrán el carácter de ‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno»). Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, el ámbito de competencia y su carácter vinculante para las parte, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».


6.1.2.  Reglas de carácter sustantivo

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras específicas relativas a la revocación de nombres de dominio.

Con caracteres generales, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCH que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Los preceptos regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». El aludido artículo 21 de la RNCh dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe».

El mismo art. 22, en su párrafo 2º, señala que “La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe».

Por otro lado, el párrafo 3º del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicho artículo establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.


6.1.3.  Reglas relativas a los efectos y ejecución de la sentencia

El párrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.»


6.1.4.  Reglas relativas a las costas

En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final del art. 8 de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»


6.2.  Sistemática y análisis de las causales de revocación de nombres de dominio


6.2.1.  Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus párrafos 1º y 2º, señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe». Por su parte, el párrafo tercero del mismo art. 22 contempla diversas hipótesis no taxativas cuya verificación permite dar por acreditada la mala del asignatario.

Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas.

En efecto, por una parte, en gran parte de los precedentes se exige la concurrencia copulativa de las condiciones contempladas en el párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para declarar que una inscripción es abusiva[i]. Como se explica más abajo, esta manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar una única causal de revocación: aquélla contenida en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh. Si bien existen precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de revocación —la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe— en definitiva se entiende que la inscripción abusiva es aquella regulada en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, de manera que igualmente se exige el cumplimiento copulativo de las tres condiciones contempladas en dicha norma[ii].

Por otro lado, existe un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de las tres condiciones establecidas en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para concluir que la inscripción es abusiva[iii].

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las consideraciones que se exponen en los apartados siguientes.


6.2.2.  Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh

De la lectura del artículo 22, párrafo 1º, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho cuerpo normativo establece efectivamente dos causales de revocación de nombres de dominio, a saber, la inscripción «abusiva» y la inscripción de «mala fe». Con todo, y contrariamente a lo que pareciera, la regulación de la primera no está contenida exhaustivamente en el párrafo segundo de dicho artículo 22 de la RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia copulativa de los tres requisitos contemplados en la citada norma para entender configurado el supuesto de inscripción «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposición del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh tanto del punto de vista sistemático como recurriendo a la fuente directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, en adelante también referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la UDRP[iv] (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), aunque el análisis comparativo de dicha norma y la del citado artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh lleva a concluir que el sistema de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de tal magnitud que bien puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite sólo una única causal de revocación, conformada por la concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha dicho, la RNCh contempla dos causas de revocación: inscripción «abusiva» e inscripción de «mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza el alcance de los tres requisitos contemplados en el artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, cuya verificación conjunta se traduce en un supuesto de inscripción «abusiva», según el texto normativo, asociado a la revocación del nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos exigidos en los tres literales del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh deben verificarse de manera copulativa. Esta conclusión se sustenta en el texto expreso de la norma en análisis, ya que los elementos históricos de interpretación no permiten arribar a una posición certera. En efecto, si bien los requisitos establecidos en los tres literales del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh son prácticamente una repetición de los análogos del § 4, a., de la UDRP[v], esta última normativa señala expresamente que la concurrencia de dichos requisitos debe ser copulativa[vi], exigencia que fue omitida en el supuesto complejo en análisis. Lo anterior podría dar pie a interpretaciones encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestión son igualmente copulativos, porque así están establecidos en la fuente directa, o bien que son disyuntivos, puesto de otro modo no se entendería la omisión incurrida por la RNCh. Con todo, en opinión de este sentenciador la solución se encuentra en la misma norma de la RNCh, puesto que su redacción («La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»), no da lugar a otra interpretación que no sea la concurrencia conjunta de los tres requisitos allí contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, párrafo 2º de la RNCh, dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocación de nombres de dominio, se concluye que el referido carácter copulativo de la triple exigencia termina siendo más aparente que real. En efecto, cuando el supuesto complejo de la RNCh señala que procede la revocación de un nombre de dominio en la medida que se cumplan los tres requisitos que allí se indican, y uno de tales requisitos —literal c)— se refiere a la mala fe en la inscripción del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido supuesto complejo carece de lógica, puesto que dicho requisito (inscripción de «mala fe») corresponde per se a una causal de revocación distinta. Dicho de otro modo, si para configurar el supuesto complejo debe el demandante probar no sólo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestión, entonces esta última carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la causal de revocación referida a la inscripción de «mala fe». Se da así una relación de género a especie del todo ilógica en un contexto de dualidad de causales de revocación. Por lo expuesto, el supuesto complejo en análisis resulta redundante y suplementario, demostrando además inconsistencia metodológica en la regulación normativa de la institución.


6.2.3.  La inscripción «abusiva».

A) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si la anotada inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada inscripción «abusiva», dada la redacción de la norma del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh («La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la respuesta es negativa.

En efecto, en opinión de este sentenciador es un error suponer que la causal de revocación referida a la inscripción «abusiva» está regulada exhaustivamente en el supuesto complejo del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh, puesto que dicha norma señala únicamente que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio se considerará abusiva, de manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye tan solo una hipótesis —no la única— de inscripción «abusiva». La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular de inscripción abusiva, a título ejemplar, conclusión que no emana únicamente de la interpretación sistemática de la institución —según lo expuesto más arriba (inoperancia formal)— sino particularmente de la propia redacción de la norma, dado que esta última en ningún caso señala que la inscripción se entenderá abusiva únicamente cuando concurran los tres requisitos del supuesto complejo (v.gr. «sólo se entenderá abusiva cuando…», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando…»), como tampoco está redactada en términos que pretendan acotar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando…»).

En consecuencia, la inscripción «abusiva», como causa de revocación de nombres de dominio, no queda limitada al supuesto complejo del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos.

Siguiendo esta línea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulación de la revocación de nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta. En este sentido, resulta del todo necesario y armónico vincular la facultad de revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas últimas se encuentran contenidas en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Dicha norma resulta fundamental para resolver la temática planteada, puesto que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a  los postulados precedentes, la inscripción de un nombre de dominio será «abusiva» cuando ésta contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros. En este sentido, el supuesto complejo del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh constituye una hipótesis específica, no la única, de afectación a derechos válidamente adquiridos, y/o de afectación a principios de competencia leal o ética mercantil, según el caso.

Esta vinculación de las normas contempladas en los artículos 14, párrafo 1º, y 22, párrafo 1º, de la RNCh permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripción «abusiva», y al mismo tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que una no se entiende cabalmente sin la otra—, configurando así una estructura normativa armónica y coherente[vii].

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh no son, pues, declaraciones de «buenas intenciones» ni mucho menos meras «recomendaciones» para ser valoradas en la intimidad subjetiva del solicitante. Si tales obligaciones están establecidas con carácter expreso, obviamente es para que sean cumplidas y la RNCh sólo contempla dos vías de impugnación a una solicitud de registro de nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocación; y no hay norma que disponga que las obligaciones del artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh estén referidas únicamente a los conflictos por asignación. Por lo demás, si las obligaciones del citado art. 14, párrafo 1º, estuvieren limitadas a ser exigidas únicamente en el supuesto de un conflicto por asignación de nombre de dominio, ello equivaldría a sostener que el cumplimiento de tales obligaciones sería exigible únicamente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, conclusión que resulta insostenible si se considera que la tutela establecido por la ley a cualesquiera derechos adquiridos eventualmente afectados excede con creces dicho plazo.

Más aún, en el derecho nacional existen otros procedimientos reglados que tienen por objeto la constitución o nacimiento de una posición o situación jurídica, y en cuyos íteres procedimentales se contemplan vías de oposición o impugnación por parte de terceros interesados, en dos oportunidades cronológicamente sucesivas, tal y como ocurre en el procedimiento establecido en la RNCh (conflicto por solicitudes sucesivas, demanda de revocación). Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, inscripción de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, inscripción de variedades vegetales; o incluso en instituciones tradicionales civiles, entre las que pueden destacarse la oposición a la solicitud de posesión efectiva y la acción de petición de herencia, así como los interdictos posesorios y la acción reivindicatoria, acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles.[viii]


B) Análisis de
los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.


B.1.) Inscripción que contraría normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[ix], el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un web, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[x].

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[xi] o bien a futuro.


B.2.) Inscripción que contraría principios de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.


B.3.) Inscripción que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros: A este respecto, este sentenciador entiende que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

            (i) que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado; y

            (ii) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la inscripción del nombre de dominio cuestionado, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la inscripción misma.[xii]

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme a lo dicho puede sostenerse que una inscripción de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, siempre que el titular del nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio litigioso.


6.2.4.  La inscripción de mala fe. Sentido y alcance

Conforme lo dispone el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción […] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocación recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello exhaustivo. Junto con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un nombre de dominio inscrito, dicha Reglamentación entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe.

En efecto, el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh señala que “La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

«a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

«b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

«c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

«d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante».

Por su parte. el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh señala que “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

«a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

«b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

«c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio (“fair use”), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Como queda en evidencia de la sola lectura del párrafo 3º del art. 22 de la RNCh, los supuestos allí establecidos no son taxativos, de manera que la causal en análisis bien puede entenderse cumplida en base a otros hechos similares o disímiles a los contemplados en el citado párrafo 3º; lo anterior significa que el catálogo establecido en la norma constituye un sistema de numerus apertus.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala fe en base a antecedentes o conductas distintas de las contempladas en dicho párrafo. Con todo, es menester recordar aquí que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que la causa de revocación en análisis está únicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de la misma. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión debe ser siempre casuística y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas.[xiii]

Sólo resta referirse a tres aspectos o características de la causal de revocación en análisis. En primer lugar, si bien la inscripción maliciosa supone concluir en relación a aspectos subjetivos, ello no significa que deba juzgarse la intencionalidad del asignatario, sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre deberá recaer en elementos fácticos, en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que inscripción ha sido contraria a la buena fe.

Adicionalmente, con arreglo a la definición de inscripción de «mala fe» antes propuesta, un aspecto de ésta pareciera confundirse con la hipótesis de inscripción «abusiva», específicamente en las referencias compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia entre una causal y otra radica en que mientras la inscripción maliciosa se entiende cumplida con la sola intencionalidad de afectar la libre o sana competencia, pudiendo incluso no haberse obtenido dicha finalidad, la inscripción abusiva supone que de hecho se ha producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipótesis de inscripción maliciosa no requieren ser necesariamente coetáneos con el acto mismo de la inscripción; así lo demuestran los ejemplos del catálogo del párrafo 3º de la norma en análisis. Lo anterior no significa, con todo, que esta causal constituya una sanción por hechos posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Al contrario, los hechos posteriores a la inscripción propiamente tal son más bien indiciarios o relevadores de una mala fe precedente, la cual debe concurrir necesariamente en el momento de la inscripción, dado el texto del art. 22, párrafo 1º, de la RNCh («Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción […] haya sido realizada de mala fe»).


6.2.5.  Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la regulación de la RNCh contempla dos causales distintas de revocación de nombres de dominio: la inscripción abusiva y la inscripción maliciosa.

Debe señalarse, además, que conforme al esquema y regulación de la RNCh ambas causas de revocación están únicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de las mismas. Por lo mismo, su sentido y alcance han quedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de revocación de nombres de dominio en la RNCh resulta armónico y coherente con una interpretación analógica y sistemática, puesto que las dos causas de revocación están establecidas en términos amplios, disponiendo al efecto un supuesto de inscripción «abusiva» (art. 22, párrafo 2º, de la RNCh) y varios supuestos de inscripción «maliciosa» (art. 22, párrafo 3º, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicación obligatoria, sino meramente ejemplar o ilustrativa.

Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente disímiles: aquél es cerrado, éste abierto; aquél contempla una única causa de revocación, conformada por la concurrencia copulativa de tres requisitos expresamente establecidos, mientras que la RNCh consagra dos causas distintas y autónomas de revocación.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes asumidos.


6.3.  Análisis del posible carácter «abusivo» de la inscripción del nombre de dominio impugnado

Corresponde en primer término analizar si concurren o no en la especie los presupuestos para entender cumplida la causal de revocación consistente en la inscripción «abusiva», conforme a los hechos de autos.


6.3.1.  Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad y/o principios de competencia leal y/o ética mercantil

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados supra 6.2.3., cabe concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado no contraría normas de abusos de publicidad, ya que el contenido del SLD del dominio impugnado, vale decir, la palabra «telekino», no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, no resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, no se encuentra acreditado en autos que las partes sean entidades que ejerzan el mismo giro, sino, al contrario, la Demandante es una repartición de la Universidad de Concepción que tiene por objeto la administración de sorteos de números, según consta de la copia de escritura pública de fecha 17 de diciembre de 1990, acompañada por la Demandante y no objetada, mientras que la Demandada, conforme al mismo documento, es un firma que operaría como desarrolladora de programas computacionales. En consecuencia, no es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que la inscripción del nombre de dominio litigioso pueda, en rigor, contrariar principios de competencia leal.

Con todo, la valoración de una posible afectación a la ética mercantil será abordada en este fallo conjuntamente con el análisis de la posible mala fe por parte del Demandado (infra, 6.4).


6.3.2.  Posible afectación a derechos válidamente adquiridos

En este estadio de análisis es menester determinar si mediante la inscripción del nombre de dominio impugnado se infringen o no derechos válidamente adquiridos por la Demandante de revocación.

Se ha dicho más arriba que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido por parte del demandante, sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, y siempre que el asignatario de dicho nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio.

En la especie, se ha acreditado que la Demandante «Lotería de Concepción» es titular de la marca registrada TELEKINO, la que se encuentra inscrita en Chile desde el año 1991 para distinguir programas hablados, radiados y televisados, clase  38 y servicios de lotería de números, sorteos y concursos, de la clase 41, servicios de agencia general y organización de loterías, rifas, sorteos y concursos, de la clase 36, y productos de clase 16.

También se ha acreditado que la misma marca TELEKINO está inscrita en varios países americanos, tales como Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras, Perú, Costa Rica, Cuba, Bolivia, El Salvador y República Dominicana, para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41, siendo los registros más antiguos del año 1994.

De todo lo anterior se concluye que la Demandante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial TELEKINO, desde el año 1991, siendo dicha marca comercial idéntica al SLD del dominio impugnado.

Por otro lado, cabe agregar que, según se ha señalado supra 4.2., el Demandado no contestó la demanda y tampoco compareció posteriormente en autos, de manera que, con arreglo al mérito de autos, debe concluirse que el Demandado carece de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio.

Se cumplen, en consecuencia, los presupuestos para estimar que la inscripción del nombre de dominio impugnado contraría derechos válidamente adquiridos.


6.4.  Análisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripción del nombre de dominio impugnado

Según se ha sostenido más arriba por este sentenciador, la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas. También  se ha expresado que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo. En consecuencia, corresponde determinar si, conforme al mérito de autos, existen antecedentes que permitan concluir que el nombre de dominio impugnado fue inscrito de mala fe.

De acuerdo al mérito de autos está acreditado que con fecha 17 de diciembre de 1990, se suscribió por escritura pública un contrato de prestación de servicios computacionales, entre la Universidad de Concepción, en su calidad de administradora de su repartición «Lotería de Concepción», Demandante de autos, y la «Sociedad Racionalización y Mecanización Chile Sociedad Anónima» o «RACIMEC S.A.», representada por lo señores Jorge Carmedil de Rurange y Miguel Angel Sfeirs Younis, este último Demandado de autos, quien compareció en carácter de gerente general de dicha firma.

Conforme a dicho contrato, Universidad de Concepción, en su calidad de administradora de su repartición «Lotería de Concepción» encargó a la firma Racimec S.A. el servicio de desarrollo de sistemas computacionales para la realización de juego de azar denominado «Kino», el procesamiento de cartones, desarrollo y control del juego mismo, la emisión del listado de ganadores, el control del pago de los premios, la realización del balance de cada sorteo del referido juego y el control e informe oportuno sobre los premios pagados y los pendientes de pago. Más aún, en otro pasaje de dicho contrato se señala expresamente que «El indicado juego Kino conforme a la ley citada le pertenece a la Universidad de Concepción-Lotería».

De lo anterior queda entonces acreditado que el Demandado de autos, quien compareció en dicho contrato en carácter de gerente general de la firma Racimec S.A., tenía pleno conocimiento de la existencia del juego de azar denominado «Kino», admitiendo y reconociendo que dicho juego le pertenecía a la «Universidad de Concepción-Lotería».

En consecuencia, es posible presumir, en base a dichos antecedentes, que el Demandado, conocedor calificado del juego de azar «Kino», y habiendo mantenido relaciones comerciales con la Demandante, no podía desconocer, al momento de inscribir el nombre de dominio impugnado, al existencia de la denominación KINO, que por lo demás es una marca notoria a nivel nacional. A este respecto, este sentenciador es de opinión que el núcleo fundamental y característico del SLD «telekino» es el segmento «kino», de manera que no puede sino concluirse que el Demandado inscribió el nombre de dominio en disputa en perfecto conocimiento de la asociación espontánea y obvia que cualquier usuario de la Red haría con la expresión y marca comercial KINO de la Demandante.

Más aún, difícilmente podría admitirse como producto de la sola casualidad el hecho que el Demandado haya inscrito el nombre de dominio impugnado anteponiendo el segmento «tele» a la marca KINO de la Demandante, ya que dicho conjunto TELEKINO es precisamente otra marca inscrita a nombre de la Demandante, signo que, conforme al mérito de autos y lo expuesto precedentemente, puede presumirse que era conocido por el Demandado.

Las consideraciones precedentes llevan a concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado fue realizada de mala fe, ya que tuvo por objeto causar un perjuicio a la Demandante. Por las razones, se concluye que la inscripción correspondiente contraría principios de ética mercantil.

Por otro lado, el Demandante sostiene también que el nombre de dominio impugnado no sólo ha sido inscrito de mala fe, sino que también es usado de mala fe. Para resolver este punto, es conveniente señalar previamente que, en opinión de este sentenciador, los dos presupuestos del art. 22, inc. 2º, literal c), de la RNCh (inscripción y uso de mala fe) no pueden entenderse de una manera independiente, sino que entre ellos existe una estrecha relación. En este sentido, el asignatario que registra de mala fe un nombre de dominio no podrá después usarlo de buena fe, porque la mala fe concurre en el acto originario, que es la condición o requisito para el uso ulterior, y éste una manifestación de los efectos de aquél[xiv].

En la especie está acreditado que el nombre de dominio impugnado no es usado como página web por parte del Demandado, según consta del certificado notarial acompañado a los autos, no objetado, y de la propia certificación estampada por este tribunal en autos. A este respecto este árbitro entiende que la no asociación de un nombre de dominio con un sitio web no significa necesariamente omisión de uso, ni menos permite sostener que por ello no es posible dar por cumplida la exigencia del «uso de mala fe», dado que, tal y como señala la parte Demandante, la mala fe puede verificarse por actos positivos o negativos, y en opinión de este sentenciador el hecho de mantener una inscripción originalmente maliciosa sin uso alguno en la Red constituye de por sí un acto de «acaparamiento» de nombre de domino y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho, al impedir al legítimo titular reflejar su marca registrada como nombre de dominio. Si no fuere así, bastaría con inscribir de mala fe un nombre de dominio, posteriormente omitir de manera deliberada asociarlo a un sitio web, y mantener dicha situación indefinidamente, a fin de eludir así la verificación del presupuesto copulativo contemplado en el literal c) del art. 22, inc. 2º, de la RNCh, hipótesis que sin lugar a dudas resulta del todo maliciosa y contraria al espíritu de la RNCh. En fin, este sentenciador es de la opinión que la no asociación de un nombre de dominio con un sitio web no es la única forma de darle uso, ya que la sola mantención en el tiempo de dicho nombre de dominio bajo la titularidad de quien lo inscribió de manera maliciosa, constituye de por sí una forma de uso de dicho nombre de dominio, con efectos jurídicos, que se traduce en el entorpecimiento u obstáculo permanente para que el afectado pueda inscribirlo para sí, siendo la inscripción maliciosa del nombre de dominio un simple medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio[xv].

Por todas estas consideraciones, este sentenciador estima que el nombre de dominio no sólo ha sido inscrito de mala fe, sino que además se ha usado de manera maliciosa.


6.5.  Recapitulación y conclusiones

Con arreglo a las consideraciones expuestas supra 6.3. y 6.4, en la especie se cumplen cuatro causales de revocación autónomas.

En efecto, conforme se ha concluido supra 6.3., la Demandante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial TELEKINO, desde el año 1991, siendo dicha marca idéntica al SLD del dominio impugnado. También se ha concluido que el Demandado y asignatario del nombre de dominio impugnado carece de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda o esté incluida o aludida en la expresión «telekino». Lo anterior significa que la inscripción objetada contraría los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial, configurándose a este solo respecto una hipótesis de inscripción «abusiva», conforme a los dispuesto en el art. 14 inc. 1º de la RNCh, en relación con el art. 22, inc. 1º de la RNCh, según los postulados expuestos supra 6.2.3.

Al mismo tiempo, se configura independientemente el supuesto complejo de inscripción «abusiva» establecido en el art. 22 inc. 2º de la RNCh, ya que concurren en la especie copulativamente los tres requisitos establecidos en dicha norma, según se explica supra 6.3 y 6.4.

Por otro lado, se ha concluido supra 6.4 que la inscripción del nombre de dominio impugnado contraría principios de ética mercantil, configurándose otra hipótesis de inscripción «abusiva», conforme a los dispuesto en el art. 14 inc. 1º de la RNCh, en relación con el art. 22, inc. 1º de la RNCh, según los postulados expuestos supra 6.2.3.

Finalmente, se ha concluido también supra 6.4 que el nombre de dominio impugnado ha sido inscrito de manera maliciosa, configurándose autónomamente, por este capítulo, una de las causales de revocación contempladas en el art. 22, inc. 1º de la RNCh, esto es, la inscripción «de mala fe».

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas además con los principios de prudencia y equidad, ya que careciendo el Demandado de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda, o esté incluido o aludido en el SLD «telekino», entonces la inscripción del nombre de dominio impugnado constituye un obstáculo objetivo para que la Demandante, titular de derechos sobre la marca comercial TELEKINO, con una década de anterioridad a la inscripción objetada, pueda utilizar su marca en la Red, del modo más efectivo y legítimo al que aspira todo agente económico, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico o evocativo y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

Todo lo anteriormente expuesto contrasta sensiblemente con la situación del Primer Solicitante, quien, como se ha dicho, hasta la fecha no le ha dado ningún uso al nombre de dominio impugnado, con lo cual se conforma una situación de «acaparamiento» de dicho nombre de domino, un obstáculo objetivo para que el titular de la marca TELEKINO pueda reflejar adecuadamente y sin limitaciones dicha marca en la Red y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho.


6.6.  Costas

Dado que el art. 8, párrafo final, de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación», corresponde entonces eximir al Demandado del pago de las costas del presente arbitraje.


7.  DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la inscripción del nombre de dominio <telekino.cl> contraría los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial «TELEKINO» y que al mismo tiempo contraría principios de ética mercantil, cumpliéndose de este modo dos presupuestos independientes contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual, con arreglo a una de las previsiones establecidas en el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh, lleva a concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado es abusiva; que además se encuentran acreditados los tres presupuestos establecidos en el art. 22 inc. 2º de la RNCh, con lo cual se cumple una hipótesis particular de inscripción abusiva establecida en dicha norma; y que también se ha acreditado en autos que la inscripción de dicho nombre de dominio ha sido realizada de mala fe, supuesto que se adecua a otra de las previsiones autónomas establecidas en el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh; y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Revócase la inscripción del nombre de dominio <telekino.cl> efectuada a nombre de don «Miguel Angel Sfeir Younis».

— Transfiérase por NIC Chile el nombre de dominio <telekino.cl> a favor de la parte Demandante «Lotería de Concepción», quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el párrafo final del art. 22 de la RNCh, bajo apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de NIC Chile.

— Las costas de este arbitraje serán soportadas únicamente por la parte Demandante.

Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.


Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 12 de agosto de 2003.

 

NOTAS:

[i] Esta interpretación es la más común en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).

[ii] Es esta línea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

[iii] Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

[iv] El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:
                «You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a “complainant”) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
                «(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
                «(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
                «(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.
                «In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present».

La traducción oficiosa de dicha norma es la siguiente:
                «Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un “reclamante”) afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que
                «(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y
                «(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y
                «(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.
                «En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente».

[v] Con todo,  se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el literal a) del párrafo segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4, a., i) de la UDRP. En este sentido, conforme a la regulación de la RNCh, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una marca comercial (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto ex novo: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal que carece de autonomía propia, como se explica en el texto.

[vi] Este carácter copulativo viene dado por el texto explícito del párrafo final de citado §4, a. («En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente»).

[vii] Esta vinculación entre las causales de revocación y la norma del art. 14 de la RNCh fue formulada por primera vez en el fallo <enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), aunque la relación normativa allí propuesta está más bien destinada a explicar o dar sentido al concepto de mala fe.

[viii] En efecto, en el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, si bien se contempla la posibilidad de que terceros interesados puedan deducir oposición dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la última fecha de publicación de la resolución que acepta la solicitud (arts. 11, 12, 19 y sgts. y 32 del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979), ello no afecta la posibilidad de que tales terceros puedan ejercer, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción de la resolución que acoge la solicitud, las acciones emanadas del derecho de dominio u otros derechos reales (arts. 15, 16, 26 y 27 del citado Decreto Ley). Un sistema análogo se contempla en el procedimiento de inscripción de marcas comerciales, en donde se contemplan dos vías sucesivas para que los terceros interesados puedan impugnar una solicitud de registro de marca: la oposición, que debe deducirse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (art. 5 de la Ley Nº 19.039), y la demanda de nulidad, que puede deducirse dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro de la marca (arts. 26 y 27 de dicha Ley); esquema que es reiterado para el procedimiento de inscripción de patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, con la salvedad que los plazos para deducir oposición o nulidad son mayores (arts. 5, 50, 55, 60 y 63 de la citada Ley 19.039). El mismo sistema precedente está también contemplado en el procedimiento de inscripción de variedades vegetales, en donde, junto con dar cabida a la institución de la oposición, que puede ser deducida dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (arts. 24 y sgts. de la Ley Nº 19.342), se contempla la vía posterior de la nulidad, de conformidad con las normas generales (art. 38 de dicha Ley). Un esquema similar se presenta con relación a la acción de petición de herencia, que puede deducirse dentro del plazo de cinco o diez años, dependiendo de si el demandado tiene o no la calidad de heredero putativo (arts. 1264 y sgts. y 704 del Código Civil), la cual subsiste no obstante que el heredero demandante no haya deducido oposición a la solicitud de posesión efectiva (arts. 882 y 823 del Código de Procedimiento Civil). Finalmente, las acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles también son cronológicamente sucesivas, a saber, los interdictos posesorios, que por regla general prescriben en el plazo de un año (art. 920 del Código Civil) y la acción reivindicatoria, que se extingue únicamente por la prescripción adquisitiva sobre el bien (art. 2517 del Código Civil).

[ix] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[x] Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

[xi] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

[xii] El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

[xiii] En la jurisprudencia sólo existe un precedente en donde se declara la revocación de un nombre de dominio únicamente en base a la existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la explicada en el texto, ya que se la relaciona con la infracción al art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

[xiv] Este razonamiento ya ha sido expuesto en decisiones del Centro de Arbitraje de la OMPI (vid. por ejemplo, la Decisión OMPI Nº D2000-0239, en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0239.html>).

[xv] A mayor abundamiento, es conveniente dejar consignado que el mismo Demandante de autos demandó la revocación de la inscripción del nombre de dominio <kino.cl>, demanda que fue acogida, concluyéndose en el proceso correspondiente que el demandado había inscrito dicho nombre de dominio de mala fe, y que no obstante la omisión de uso asociado a un sitio en la Red, ello no impedía dar por establecido un uso de mala fe. Vid. <http://www.nic.cl/normativa/fallos/kino.html>.